Corte di giustizia, Sentenza C-172/18

Competenza giurisdizionale per contraffazione di marchio UE online

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) in una controversia tra titolari di marchi e una società spagnola accusata di contraffazione mediante offerte di vendita e pubblicità su sito Internet e social network. La questione centrale è l'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nella versione applicabile ratione temporis.

Fatti e procedimento principale

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees e Mark Crabtree hanno agito nel Regno Unito contro Heritage Audio SL e Pedro Rodríguez Arribas per presunta violazione di un marchio dell'Unione europea e di due marchi nazionali britannici. I ricorrenti sostenevano che i convenuti avessero offerto in vendita nel Regno Unito prodotti contraffatti e li avessero pubblicizzati online, producendo documentazione tratta dal sito Internet della società, dai profili Facebook e Twitter, da una fattura e da scambi di e-mail con soggetti stabiliti nel Regno Unito.

Il giudice di primo grado aveva negato la propria competenza sulla parte relativa al marchio UE, ritenendo competente il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto oppure, in alternativa, quello del luogo in cui il convenuto aveva deciso e organizzato la pubblicazione online. La Court of Appeal ha dubitato di tale impostazione e ha chiesto alla Corte se il foro di cui all'articolo 97, paragrafo 5, coincida con lo Stato membro dei destinatari delle pubblicità/offerte oppure con lo Stato membro in cui il convenuto ha predisposto il sito e le misure tecniche di diffusione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l'articolo 9 del regolamento n. 207/2009, che attribuisce al titolare del marchio UE un diritto esclusivo e vieta, tra l'altro, l'offerta dei prodotti e l'uso del segno nella pubblicità;
• gli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 109 del medesimo regolamento, che disciplinano il sistema dei tribunali dei marchi dell'Unione europea e i fori competenti;
• il regolamento n. 44/2001 e, per il periodo successivo, il regolamento n. 1215/2012, quale disciplina generale richiamata ma derogata per le azioni di contraffazione di marchio UE;
• il regolamento n. 864/2007, evocato solo per distinguere il diverso oggetto dell'articolo 8, paragrafo 2, rispetto alle norme sulla competenza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, per le azioni per contraffazione di marchio UE, il regolamento n. 207/2009 costituisce una lex specialis rispetto alle regole generali di competenza del regolamento n. 44/2001 / 1215/2012. L'articolo 97, paragrafo 1, prevede il foro del domicilio del convenuto; il paragrafo 5 introduce un foro alternativo, limitato allo Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo, e l'articolo 98, paragrafo 2, circoscrive a tale Stato la portata territoriale della decisione.

Secondo la Corte, il termine "atto di contraffazione" deve riferirsi agli atti contestati al convenuto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, cioè, nel caso di specie, alla pubblicità e alle offerte di vendita pubblicate via elettronica. Tali atti si considerano commessi nel territorio in cui sono effettivamente resi accessibili ai consumatori o ai professionisti cui sono destinati. È quindi irrilevante che il convenuto sia stabilito altrove, che il server sia collocato altrove o che le decisioni tecniche per la pubblicazione siano state prese in altro Stato membro.

La Corte sottolinea che un'interpretazione fondata sul luogo di organizzazione del sito priverebbe il foro alternativo della sua portata autonoma, consentendo al contraffattore di neutralizzare il criterio territoriale collocando le scelte tecniche nello Stato di stabilimento. Tale lettura sarebbe anche difficilmente compatibile con l'effettività della tutela, poiché spesso il titolare del marchio non può conoscere con precisione il luogo in cui sono state prese le decisioni interne di pubblicazione.

La soluzione viene rafforzata dalla coerenza sistematica con la disciplina della contraffazione dei marchi nazionali e con la giurisprudenza in materia di pubblicità online, in particolare con la sentenza L'Oréal e a. La Corte distingue inoltre la presente questione dalla sentenza Nintendo, che riguardava la legge applicabile ex regolamento Roma II e non la competenza giurisdizionale.

Verifica demandata al giudice nazionale

Spetta al giudice del rinvio accertare, in fatto, se le pubblicità e le offerte di vendita fossero effettivamente dirette ai consumatori o professionisti nel Regno Unito e pienamente accessibili da quel territorio, anche alla luce delle indicazioni sul sito relative alle aree geografiche di consegna. Solo in tal caso il titolare del marchio può adire un tribunale dei marchi dell'Unione europea del Regno Unito ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il titolare di un marchio dell'Unione europea può proporre l'azione per contraffazione dinanzi al tribunale dello Stato membro in cui si trovano i consumatori o professionisti destinatari della pubblicità e delle offerte di vendita online, anche se il convenuto ha adottato altrove le decisioni e le misure tecniche per la pubblicazione. Il foro alternativo è dunque ancorato al luogo di destinazione della comunicazione commerciale, non al luogo di preparazione della stessa.

Rilievo pratico

La pronuncia è rilevante per le controversie transfrontaliere su marchi UE e commercio elettronico, perché amplia la possibilità per il titolare di scegliere il foro dello Stato membro colpito dalla comunicazione commerciale lesiva. Per gli operatori, ciò significa che la sola localizzazione estera del server o della sede del venditore non basta a escludere la competenza del giudice del Paese dei destinatari effettivi della pubblicità.