Tribunale, Sentenza T-246/25

Opposizione tra ELLA RESORTS ed ELLE: indebito vantaggio dalla reputazione del marchio anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a marchio UE. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 con riferimento ai servizi di classe 44 (igiene umana, beauty care, healthcare).

Fatti e iter amministrativo

Ella Hotels and Resorts monoprosopi AE aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo ELLA RESORTS per servizi delle classi 35, 43 e 44. Hachette Filipacchi Presse, titolare del marchio figurativo anteriore ELLE, aveva proposto opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

La divisione di opposizione aveva accolto parzialmente l’opposizione. In sede di ricorso, la commissione di ricorso aveva riformato in parte la decisione, respingendo l’opposizione per i servizi pubblicitari e per i servizi della classe 43, ma confermandola per i servizi di classe 44. Il Tribunale è quindi chiamato a verificare solo la legittimità di tale parte della decisione.

Domanda proposta e questione preliminare di giurisdizione

La ricorrente chiedeva non solo l’annullamento parziale della decisione, ma anche che il Tribunale autorizzasse la registrazione del marchio richiesto nella sua interezza. Su questo secondo capo, il Tribunale ricorda che l’EUIPO non adotta decisioni formali di autorizzazione alla registrazione e che neppure il Tribunale può sostituirsi all’ufficio con una domanda di riforma di tale tipo. Pertanto, il secondo capo è dichiarato irricevibile/inammissibile per difetto di giurisdizione.

Normativa applicabile e criteri dell’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale riepiloga i presupposti cumulativi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001:

• il marchio anteriore deve essere registrato;
• i segni devono essere identici o simili;
• il marchio anteriore deve godere di reputazione nell’Unione, se marchio UE;
• l’uso senza giusto motivo del segno posteriore deve comportare un rischio di pregiudizio alla distintività o alla reputazione, oppure di indebito vantaggio tratto dalla reputazione o distintività del marchio anteriore.

Ricorda inoltre che non è necessario un rischio di confusione: basta che il pubblico stabilisca un nesso tra i segni.

Pubblico pertinente e livello di attenzione

Il Tribunale distingue il pubblico da considerare a seconda del tipo di pregiudizio allegato. Per l’indebito vantaggio, il pubblico rilevante è quello dei servizi offerti sotto il segno posteriore, cioè i consumatori dei servizi di classe 44.

Respinge quindi le tesi della ricorrente secondo cui:

• i servizi di igiene umana sarebbero rivolti solo a professionisti;
• per i servizi beauty care il livello di attenzione sarebbe stato qualificato in modo errato;
• il giudizio avrebbe dovuto essere limitato alle lettrici tedesche di Elle.

Il Tribunale conferma che i servizi di igiene umana e beauty care possono essere rivolti al pubblico in generale, con attenzione superiore alla media, e che per l’healthcare vi è anche una componente professionale. Ribadisce inoltre che il pubblico rilevante non coincide con i consumatori che usano entrambi i prodotti o servizi, ma con coloro che possono essere richiamati mentalmente dal marchio anteriore quando vedono i servizi del marchio successivo.

Reputazione del marchio anteriore in Germania

La ricorrente contestava che la reputazione di ELLE fosse provata in Germania e sosteneva che i dati richiamati riguardassero soprattutto la Francia. Il Tribunale respinge l’argomento: la reputazione non richiede conoscenza presso una percentuale prefissata della popolazione né in tutto il territorio dell’Unione, ma presso una parte significativa del pubblico pertinente in una parte sostanziale del territorio.

Valorizza, in particolare:

• la diffusione e la presenza storica dell’edizione tedesca di Elle dal 1988;
• le vendite elevate;
• il fatto che la testata fosse divenuta la principale rivista di moda femminile in Germania.

Il dato della lettura pari allo 0,46% della popolazione tedesca non è ritenuto incompatibile con la reputazione, perché il prodotto è rivolto al grande pubblico ma è acquistato solo da una parte di esso.

Distintività intrinseca di ELLE

Quanto alla distintività, il Tribunale conferma che ELLE presenta carattere distintivo medio per riviste di moda femminile. Non accoglie l’argomento secondo cui il termine sarebbe un vocabolo francese di uso comune o un riferimento comprensibile in tedesco alla misura del cubito o all’ulna.

Sottolinea che non può presumersi la conoscenza di una lingua straniera e che, per una parte significativa del pubblico tedesco, il termine non evoca un significato chiaro e immediato. Di conseguenza, non si può ridurre la distintività del marchio anteriore a un livello basso.

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso: i segni sono simili visivamente e foneticamente in misura almeno media, mentre non sono simili sul piano concettuale in modo tale da neutralizzare tali somiglianze.

Il nome Ella, nel marchio richiesto, è percepibile come nome femminile comune, ma ciò non produce un significato così chiaro e specifico da eliminare l’impressione complessiva comune con ELLE. Inoltre, la ricorrente non dimostra che il pubblico di riferimento colga immediatamente un significato concettuale preciso del marchio anteriore.

Prossimità tra i prodotti e i servizi

Pur ricordando che l’articolo 8, paragrafo 5, non richiede identità o somiglianza dei prodotti/servizi, il Tribunale ritiene corretta l’analisi di una certa prossimità tra le riviste di moda femminile e i servizi di classe 44.

Il ragionamento si fonda sul fatto che:

• entrambi si rivolgono in parte allo stesso pubblico;
• condividono un tema comune legato ad estetica, aspetto fisico e benessere;
• le riviste di moda non trattano solo abbigliamento, ma anche cura della persona, skincare, cosmetica e talvolta chirurgia estetica.

La ricorrente non persuade neppure quando sostiene che sarebbe impensabile l’estensione di una rivista di moda verso servizi sanitari o estetici: ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, è sufficiente un semplice nesso, non una vera origine imprenditoriale comune.

Assenza di valutazione sul rischio di confusione

La ricorrente rimproverava alla commissione di ricorso di non aver verificato il rischio di confusione. Il Tribunale precisa che tale verifica non è necessaria ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, e che il rischio di confusione è solo un fattore eventualmente utile, soprattutto quando i prodotti o servizi sono identici o simili. Poiché qui si parla di mera prossimità, la censura è infondata.

Indebito vantaggio tratto dalla reputazione di ELLE

Sul punto centrale, il Tribunale conferma che l’uso di ELLA RESORTS per i servizi di classe 44 può trarre indebito vantaggio dalla reputazione di ELLE. L’immagine positiva associata alla rivista, in termini di moda, eleganza, stile, bellezza e benessere, può trasferirsi ai servizi della ricorrente e facilitarne la commercializzazione.

Il Tribunale osserva che:

• l’uso di copertine dell’edizione francese non vizia il ragionamento, perché l’immagine del magazine è la medesima nelle diverse edizioni linguistiche;
• non è necessario provare l’intenzione soggettiva di "free-riding";
• non serve un pregiudizio attuale e concreto, essendo sufficiente un rischio futuro reale e non ipotetico, desumibile per inferenza logica dalle circostanze del caso.

Giusto motivo per l’uso del segno

La ricorrente invocava un giusto motivo sulla base di alcune pubblicità e di contatti con l’editore della rivista, nonché del carattere comune del nome Ella e delle sue asserite connotazioni greche di ospitalità.

Il Tribunale respinge la difesa perché:

• i documenti prodotti sono successivi alla registrazione e alla reputazione consolidata del marchio anteriore;
• non provano un uso reale ed effettivo del segno ELLA come marchio;
• le autorizzazioni pubblicitarie riguardavano hotel denominati Elissa o Helea, non ELLA;
• le affermazioni sul carattere comune del termine restano generiche e non dimostrano un giusto motivo idoneo a prevalere sull’interesse del titolare del marchio anteriore.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le spese di Hachette Filipacchi Presse; EUIPO, che aveva chiesto le spese solo in caso di udienza, sopporta le proprie spese poiché non vi è stata udienza.

Principi ricavati dalla pronuncia

La decisione ribadisce che, in opposizione ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001:

• non serve confusione tra i segni;
• conta il nesso mentale tra marchio anteriore e segno posteriore;
• il pubblico pertinente varia in funzione del tipo di pregiudizio;
• la reputazione può sussistere in una parte sostanziale dell’Unione;
• l’assenza di intento parassitario non esclude l’indebito vantaggio;
• il giusto motivo va provato in modo stringente e restrittivo.