Corte di giustizia, Sentenza C-365/24

Compatibilità della tutela della denominazione sociale con il diritto UE

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen in una controversia tra Purefun Group AB e Doggy AB in materia di contraffazione e uso di segni distintivi nel commercio. Il giudice svedese chiedeva se il sistema nazionale di protezione della denominazione sociale, così come coordinato con la disciplina dei marchi, fosse compatibile con la direttiva (UE) 2015/2436 e con la libera circolazione delle merci.

Fatti e procedimento principale

Doggy AB è titolare della denominazione sociale "Doggy AB" e del marchio denominativo DOGGY per alimenti per animali. Purefun Group AB commercializza, tra l’altro, alimenti e snack per cani usando il segno "DOGGIE" e il nome di dominio "doggie.se". Doggy ha agito in giudizio per ottenere l’inibitoria dell’uso del segno e il risarcimento danni, sostenendo che l’uso di "DOGGIE" violasse i propri diritti su marchio e denominazione sociale. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda per rischio di confusione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se sia compatibile con il diritto UE un sistema nazionale che consente al titolare di una denominazione sociale di vietare l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili, anche se:

• non è richiesto l’uso effettivo della denominazione sociale per i prodotti o servizi in questione;
• la denominazione sociale può essere registrata senza una specifica puntuale dei prodotti o servizi rientranti nell’oggetto sociale.

Normativa rilevante

La Corte richiama gli articoli 34 e 36 TFUE, la direttiva 2015/2436 e in particolare:

• l’articolo 1, che delimita l’ambito della direttiva ai marchi d’impresa;
• l’articolo 5, paragrafo 4, che consente agli Stati membri di riconoscere impedimenti alla registrazione o cause di nullità fondati su diritti anteriori su altri segni utilizzati nel commercio;
• l’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), che consente di vietare l’uso del marchio come nome commerciale o denominazione sociale;
• l’articolo 16, paragrafo 1, sull’uso effettivo del marchio;
• il considerando 41, che impone armonia con la Convenzione di Parigi e l’accordo TRIPS.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2015/2436 armonizza le legislazioni nazionali sui marchi, non quelle sulle denominazioni commerciali o sociali. La protezione della denominazione commerciale, in assenza di armonizzazione, resta quindi affidata al diritto nazionale.

Richiama poi il principio di prevalenza del titolo anteriore e sottolinea che l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva già ammette che un diritto anteriore su un altro segno utilizzato nel commercio possa costituire base per impedire un marchio posteriore. Tuttavia, nel caso di specie il conflitto non riguarda direttamente marchi contro marchi, bensì una denominazione sociale anteriore e un segno successivo usato come denominazione commerciale o nome di dominio. In tale ipotesi, la direttiva non è la fonte pertinente di valutazione.

Sul piano del Trattato, la Corte riconosce che un divieto nazionale all’uso, da parte di un’impresa, di una denominazione commerciale già utilizzata in altri Stati membri può costituire una restrizione alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Tale restrizione può però essere giustificata, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, dalla tutela della proprietà industriale e commerciale, in particolare per prevenire i rischi di confusione.

Quanto alla censura del giudice del rinvio, secondo cui la protezione della denominazione sociale sarebbe più ampia di quella del marchio perché non subordinata all’uso effettivo e a una delimitazione dettagliata dei prodotti o servizi, la Corte rileva che il diritto UE non impone di assoggettare la denominazione sociale agli stessi requisiti dei marchi. La diversa funzione dei due segni giustifica discipline differenti.

La Corte aggiunge che, secondo le indicazioni ricevute, la normativa svedese richiede comunque che l’oggetto sociale sia descritto e circoscritto con sufficiente precisione per informare efficacemente i terzi e che il mancato uso della denominazione sociale possa, a determinate condizioni, comportare la decadenza del diritto esclusivo; tali elementi contribuiscono alla proporzionalità della misura. Spetta comunque al giudice nazionale verificare tali condizioni nel caso concreto.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la direttiva 2015/2436, nonché gli articoli 34 e 36 TFUE, non ostano a un sistema nazionale che attribuisce alla denominazione sociale un diritto esclusivo opponibile a segni successivi identici o simili usati come denominazione commerciale o nome di dominio per prodotti o servizi identici o simili a quelli rientranti nelle attività registrate, a condizione che:

• il mancato uso della denominazione possa comportare la decadenza del diritto esclusivo, al ricorrere di determinate condizioni;
• il titolare sia tenuto a descrivere e delimitare con sufficiente precisione le attività dell’oggetto sociale.

Principio affermato

La tutela nazionale della denominazione sociale, pur potendo essere più ampia di quella prevista per i marchi, è compatibile con il diritto dell’Unione se resta giustificata dalla protezione della proprietà industriale e commerciale e non oltrepassa quanto necessario per prevenire la confusione nel commercio.