Tribunale, Sentenza T-20/16

Marchio dell’Unione europea figurativo: carattere distintivo e valutazione del segno come registrato

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso investe, in particolare, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 al segno registrato per ferri da maglia e uncinetti.

Fatti e procedimento amministrativo

La M/S. Indeutsch International aveva depositato nel 2010 un marchio figurativo descritto come un «disegno geometrico ripetitivo» per prodotti della classe 26. Il marchio era stato registrato; successivamente Crafts Americana Group, Inc. aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ritenendo il segno sufficientemente distintivo. La commissione di ricorso, invece, aveva annullato tale decisione e dichiarato il marchio privo di carattere distintivo, rinviando solo la questione dell’eventuale carattere distintivo acquisito per uso ex articolo 7, paragrafo 3.

Questioni dedotte nel ricorso

Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha articolato cinque motivi, tutti riconducibili alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). In sostanza contestava:

• che il segno si discostasse o meno in maniera significativa dalle prassi del settore;
• la corretta ripartizione dell’onere della prova;
• la qualificazione del segno come mera decorazione;
• l’errore nell’assimilazione del motivo alla venatura del legno;
• la valutazione della percezione del pubblico di riferimento.

Ragionamento della commissione di ricorso

Il Tribunale ricostruisce il ragionamento dell’organo amministrativo e rileva che la commissione di ricorso non aveva in realtà valutato il marchio come registrato in bianco e nero, ma aveva dato rilievo alle fotografie e ai campioni dei prodotti commercializzati dalla titolare, nei quali comparivano motivi colorati sulla superficie di ferri da maglia e uncinetti. Su tale base aveva qualificato il segno come decorazione superficiale, ritenendolo assimilabile a una mera variante delle decorazioni usuali del settore.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale richiama la funzione del registro dei marchi, collegandola all’esigenza di certezza del diritto e di individuazione chiara e precisa dell’oggetto della protezione. In tale prospettiva, richiama la giurisprudenza su:

• la funzione della rappresentazione grafica nel definire il marchio;
• la necessità di esaminare il carattere distintivo del marchio come depositato o registrato;
• la specifica disciplina dei marchi costituiti dalla forma del prodotto o da una parte della forma del prodotto, solo quando il segno si confonda immediatamente con l’aspetto del bene.

Valutazione del Tribunale

Il Tribunale osserva che il marchio registrato non coincideva con i prodotti effettivamente commercializzati dalla ricorrente: il segno era una forma geometrica astratta in bianco e nero, mentre i prodotti erano caratterizzati da motivi multicolori, irregolari e con variazioni cromatiche non omogenee. Ne deriva che la commissione di ricorso aveva effettuato un’alterazione sostanziale delle caratteristiche essenziali del segno, trasformandolo da marchio astratto in un marchio assimilato alla forma specifica dei prodotti.

Secondo il Tribunale, tale operazione è incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), perché consente di valutare la distintività di un segno diverso da quello effettivamente registrato. Non è sufficiente che il titolare abbia dichiarato di voler apporre il motivo sulla superficie dei prodotti: l’oggetto della tutela e il controllo di validità restano ancorati al contenuto della registrazione.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso. Poiché l’EUIPO è risultato soccombente, è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente; la Crafts Americana Group, Inc. sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Principio affermato

La decisione ribadisce che, nel sistema del marchio dell’Unione, la verifica del carattere distintivo deve essere compiuta esclusivamente sul segno come depositato o registrato. L’EUIPO non può fondare il proprio giudizio su un uso concreto del segno o su una versione graficamente o sostanzialmente diversa, pena la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e della funzione di certezza del registro.