Cassazione Civile, Sentenza n. 10732/2020 del 05/06/2020

Esito

La controversia

La controversia riguardava due giudizi tra società titolari di marchi denominativi e figurativi recanti la medesima denominazione. La ricorrente, titolare di un marchio depositato nel 1978 per la classe 25, aveva contestato la validità e l’uso dei marchi della resistente, deducendo che la convalidazione riconosciuta in un precedente giudizio definito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17927/2008 non coprisse prodotti estranei all’uso effettivo e all’ambito della registrazione. Nel primo procedimento aveva chiesto, tra l’altro, la nullità per difetto di novità di due marchi rinnovati della resistente, la nullità di un marchio registrato successivamente per difetto di novità e deposito in mala fede, in subordine la decadenza per illiceità sopravvenuta, e l’accertamento della contraffazione. La resistente aveva proposto domande riconvenzionali, ottenendo in parte la nullità di marchi successivamente registrati dalla ricorrente. Il Tribunale aveva respinto le domande di nullità relative ai due marchi rinnovati della resistente, dichiarato parzialmente nullo il suo marchio successivo per le classi 25 e 35 limitatamente ai servizi di vendita relativi alla classe 25, e accolto in parte le riconvenzionali. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 895/2015 del 25 febbraio 2015, aveva respinto gli appelli principale e incidentale. Con il ricorso n. 23133/2015 la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 28 c.p.i. e contrasto con la precedente pronuncia delle Sezioni Unite sull’estensione della convalidazione; (2)-(3) violazione del giudicato e degli artt. 27, 28 e 2909 c.c. per la declaratoria di inammissibilità della nuova domanda di nullità parziale dei marchi rinnovati; (4) omessa pronuncia sulla nullità per difetto di novità del marchio successivo della resistente; (5) omessa pronuncia sulle censure relative alla nullità parziale dei marchi della ricorrente dichiarati nulli in accoglimento delle riconvenzionali; (6) illogicità e violazione dell’art. 28 c.p.i. nella conferma di tale nullità parziale. Nel secondo giudizio, separato dal primo, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4168/2015 del 30 ottobre 2015, aveva confermato la nullità parziale di ulteriori marchi della ricorrente per difetto di novità. Con il ricorso n. 11471/2016 la ricorrente ha lamentato la mancata sospensione necessaria di quel giudizio, in attesa del giudicato sulla validità dei marchi anteriori della resistente, e l’omessa pronuncia sulla dedotta nullità di tali marchi. Ha inoltre sostenuto che la validità delle privative anteriori fosse pregiudiziale rispetto alla nullità dei propri marchi successivi.

La decisione

La Cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione, dichiarando inammissibile la documentazione relativa a giudizi sopranazionali successivi perché estranea ai casi di produzione consentiti dall’art. 372 c.p.c. Ha rigettato il primo motivo del ricorso n. 23133/2015: la Corte d’appello non aveva esteso la convalidazione ai prodotti realizzati dalla resistente affini a quelli per cui i marchi erano registrati; aveva considerato prodotti effettivamente usati e compresi nelle classi di registrazione della resistente, raffrontandoli poi ai prodotti della ricorrente, inclusi quelli affini. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo: il precedente giudizio si era concluso con il rigetto integrale delle domande di nullità dei marchi della resistente, e tale statuizione, ormai coperta dal giudicato, non poteva essere rimessa in discussione nel nuovo processo sostenendo che la convalidazione avrebbe dovuto produrre soltanto un rigetto parziale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché la domanda di nullità del marchio successivo era stata esaminata in primo grado e la ricorrente non aveva indicato con sufficiente specificità di aver censurato in appello la parte sfavorevole della decisione né il contenuto del relativo motivo. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché la ricorrente aveva richiamato le conclusioni d’appello, senza dimostrare la tempestiva e specifica deduzione delle questioni nei motivi di gravame; la prospettazione di una questione nuova non poteva essere introdotta in cassazione. Ha rigettato il primo motivo del ricorso n. 11471/2016: in assenza di una disposizione specifica che imponesse l’attesa del giudicato sulla causa pregiudicante, la sospensione non era necessaria e poteva eventualmente essere disposta ai sensi dell’art. 337 c.p.c.; l’art. 123 c.p.i. disciplina l’efficacia erga omnes della nullità, ma non impone la sospensione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate complessivamente in euro 14.000, oltre accessori: euro 8.000, oltre euro 200 per esborsi, per il primo ricorso ed euro 6.000, oltre euro 200 per esborsi, per il secondo, con spese generali e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato per ciascun ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

• art. 28 c.p.i.

  il concetto di convalida del marchio è strettamente connesso all’effettivo uso che del marchio posteriormente registrato un soggetto ne abbia fatto, in uno alla consapevole tolleranza da parte del titolare del marchio anteriore o del diritto di preuso per oltre un quinquennio

  La convalidazione presuppone l’uso effettivo del marchio posteriore e la consapevole tolleranza, per oltre cinque anni, da parte del titolare del marchio anteriore o del diritto di preuso. Nel caso deciso, la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse esteso la convalidazione a prodotti della resistente affini, ma non compresi nelle classi di registrazione dei marchi convalidati.

• art. 2909 c.c.

  Dunque, è proprio la statuizione di rigetto totale della domanda di nullità dei marchi in questione, che costituisce il giudicato qui rilevante. E che a tale risultato (il totale rigetto della domanda di nullità) i giudici fossero pervenuti – come sostiene la ricorrente sulla base di una convalidazione solo parziale del marchio, che in quanto tale avrebbe perciò giustificato soltanto un corrispondente rigetto parziale della domanda di nullità, e l’accoglimento per il resto della stessa, è questione che avrebbe dovuto esser posta nel giudizio c.d. di convalidazione, ma non può essere proposta nel presente giudizio, in cui deve prendersi atto dell’ampiezza del giudicato come in concreto determinatasi nel giudizio precedente.

  Il giudicato va assunto secondo l’estensione concreta della statuizione resa nel precedente processo. Se la domanda di nullità dei marchi è stata integralmente rigettata, non è possibile rimettere in discussione in un successivo giudizio la pretesa erroneità dell’ampiezza di quel rigetto.

• artt. 12, lett. d), e 25, lett. a), c.p.i.

  Sostiene la ricorrente che la anz detta decisione risulta illogica poichè non considera che, per giudicare della nullità dei marchi depositati da C.M.T. SRL successivamente marchi convalidati di Camomilla SPA, era necessario valutare proprio i marchi convalidati opposti da Camomilla SPA come anteriorità invalidanti, rispetto ai; marchi di C.M.T. SRL successivamente registrati, perchè tali da privarli dell’elemento della novità.

  Nel testo le disposizioni sono richiamate come fondamento della tesi della ricorrente circa l’idoneità dei marchi anteriori a incidere sulla novità dei marchi successivi; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, rigettando la censura processuale sulla sospensione e dichiarando assorbito il motivo relativo all’omessa pronuncia.

• art. 295 c.p.c.

  Invero, nel caso in esame, non ricorreva alcuna disposizione specifica che richiedesse di attendere il giudicato sulla causa pregiudicante.

  La sospensione necessaria non opera per il solo fatto che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità: occorre una specifica disposizione che imponga di attendere la decisione passata in giudicato sulla causa pregiudicante.

• art. 337 c.p.c.

  Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado

  Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria, ma può essere disposta ai sensi dell’art. 337 c.p.c., salvo che una norma specifica imponga l’attesa del giudicato.

• art. 123 c.p.i.

  l’art. 123 cit., prevede soltanto l’efficacia erga omnes del giudicato di nullità della privativa e non contempla affatto la sospensione del processo.

  La disposizione attribuisce efficacia erga omnes al giudicato di nullità della privativa, ma non costituisce una norma speciale che imponga la sospensione necessaria dei giudizi connessi.

• art. 372 c.p.c.

  Ancora preliminarmente va osservato che la documentazione prodotta dalla ricorrente con le memorie, concernente essenzialmente i giudizi successivi intercorsi tra le parti a livello sopranazionale, non è ammissibile ex art. 372 c.p.c., perchè non riguarda la nullità delle sentenze impugnate o l’ammissibilità dei ricorsi e dei controricorsi.

  In cassazione non è ammissibile la produzione documentale che non attenga alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, nei limiti previsti dall’art. 372 c.p.c.

• art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  Con il primo motivo è svolta la seguente censura: nullità del procedimento e conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Corte di appello, avendo ritenuto di non potersi pronunciare sulla validità dei marchi registrati di Camomilla SPA, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4096/2014 che dichiarava la nullità dei marchi C.M.T. SRL, omettendo di sospendere necessariamente il procedimento innanzi ad essa, ex art. 295 c.p.c.

  La norma è indicata quale veicolo del motivo di nullità processuale; il motivo è stato respinto perché mancava una disposizione che imponesse la sospensione necessaria del giudizio.

• art. 112 c.p.c.

  Il secondo motivo attiene, come si è visto, a una ulteriore, autonoma ratio della medesima decisione della Corte d’appello di disattendere il gravame quanto alla nullità dei marchi registrati da Camomilla SPA, ratio costituita dal difetto, “in ogni caso”, di una domanda di nullità da parte dell’attrice. Esso resta dunque assorbito dal rigetto del primo motivo.

  La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è stata assorbita, poiché il rigetto del motivo sulla sospensione ha lasciato ferma l’autonoma ratio della decisione relativa alla mancanza di una domanda di nullità.

• art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

  Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

  In caso di rigetto integrale dei ricorsi, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

• La convalidazione del marchio presuppone l’uso effettivo del marchio posteriore e la consapevole tolleranza, per oltre un quinquennio, da parte del titolare del marchio anteriore o del diritto di preuso; non può essere estesa a prodotti del titolare del marchio posteriore affini, ma non compresi nelle classi di registrazione, se tale estensione non risulta accertata.
• Quando una domanda di nullità di marchi è stata integralmente rigettata con una decisione passata in giudicato, in un successivo processo non è possibile rimettere in discussione l’estensione concreta del rigetto sostenendo che il precedente giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda limitatamente ai prodotti non convalidati.
• In presenza di un rapporto di pregiudizialità tra cause, se la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è necessaria in assenza di una specifica disposizione che imponga di attendere il giudicato; può invece essere disposta ai sensi dell’art. 337 c.p.c.
• L’art. 123 c.p.i., prevedendo l’efficacia erga omnes del giudicato di nullità della privativa, non impone la sospensione necessaria dei procedimenti relativi a questioni dipendenti dalla validità della privativa.
• Il ricorso per cassazione fondato su omessa pronuncia o su violazione processuale deve indicare in modo specifico e autosufficiente la questione dedotta nel grado precedente e gli elementi necessari a verificare che essa sia stata ritualmente devoluta al giudice; il mero richiamo alle conclusioni non è sufficiente.
• La parte che intenda contestare in appello una statuizione di primo grado deve formulare una censura chiara e argomentata sui punti contestati; l’introduzione di motivi nuovi in comparsa conclusionale è tardiva e non consente di fondare successivamente una censura in cassazione.

Come è indicizzato