Tribunale, Sentenza T-541/22

Opposizione alla registrazione del marchio UE "Sanity Group" per reputazione del marchio anteriore "SANYTOL"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 e sulla tutela rafforzata del marchio anteriore rinomato.

Fatti e procedimento amministrativo

Sanity Group GmbH aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 35, 42 e 44, sostanzialmente riferiti al settore della tutela e del mantenimento della salute di persone, animali o piante. AC Marca Brands, SL, titolare del marchio UE figurativo anteriore "SANYTOL", registrato per prodotti relativi alla disinfezione e all’igiene nelle classi 3 e 5, aveva proposto opposizione invocando, tra l’altro, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

L’opposizione era stata parzialmente accolta dalla divisione di opposizione; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello del richiedente, confermando il rigetto della domanda per i prodotti e servizi contestati.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione di un segno identico o simile a un marchio anteriore rinomato quando l’uso del segno richiesto, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

La Corte ribadisce inoltre i criteri giurisprudenziali consolidati: per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, occorrono cumulativamente somiglianza tra i segni, reputazione del marchio anteriore e rischio di indebito vantaggio o pregiudizio; il "link" mentale tra i segni è un presupposto essenziale, senza necessità di confusione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorso conteneva un unico motivo, articolato in due parti:

• errori nella valutazione della somiglianza tra i segni;
• errori nella valutazione del collegamento tra i segni e dell’indebito vantaggio tratto dalla reputazione del marchio anteriore.

Il ricorrente non contestava la definizione del pubblico pertinente né la reputazione del marchio anteriore in Spagna, ma sosteneva che le differenze visive, fonetiche e concettuali escludessero la somiglianza richiesta e, quindi, il rischio di collegamento e di sfruttamento della reputazione.

Pubblico pertinente e reputazione del marchio anteriore

Il Tribunale prende atto che il pubblico pertinente comprende sia il grande pubblico sia il pubblico professionale del settore farmaceutico e medico, con un livello di attenzione medio-alto. Conferma altresì che la commissione di ricorso aveva correttamente accertato una reputazione sostanziale del marchio anteriore in Spagna per detergenti, saponi, disinfettanti e fungicidi, con una posizione di rilievo nel mercato spagnolo dei disinfettanti e dei prodotti per la pulizia.

Poiché la reputazione in una parte dell’Unione è sufficiente per un marchio dell’Unione europea, la valutazione è stata correttamente effettuata dal punto di vista del pubblico spagnolo.

Somiglianza dei segni: valutazione globale

Il Tribunale richiama il principio secondo cui, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, non occorre dimostrare un rischio di confusione; è sufficiente che il grado di somiglianza induca il pubblico a stabilire un collegamento.

Elementi distintivi e dominanti

Per il marchio richiesto, la commissione di ricorso aveva individuato come elemento dominante la parola "sanity", ritenendo "group" descrittivo e il dispositivo figurativo secondario. Per il marchio anteriore, aveva considerato dominante "sanytol", ritenendo i restanti elementi figurativi decorativi e secondari.

Il Tribunale approva tale impostazione: in linea di principio, gli elementi verbali risultano più distintivi di quelli figurativi; inoltre, "group" è percepito dal pubblico spagnolo come equivalente inglese di "grupo", quindi come indicazione descrittiva di un gruppo societario.

Somiglianza visiva

La commissione di ricorso aveva ravvisato una somiglianza visiva media, poiché i segni condividono la sequenza iniziale "s-a-n-t" e differiscono per alcune lettere, per l’elemento "group" e per i dispositivi grafici. Il Tribunale conferma che:

• la diversa grafia in maiuscole/minuscole è poco percettibile;
• le differenze di font non sono decisive;
• il fatto che l’inizio dei segni possa evocare "sanitario" non rende quell’elemento trascurabile nell’impressione complessiva.

Somiglianza fonetica

La commissione di ricorso aveva ritenuto la somiglianza fonetica superiore a quella visiva, arrivando a indicarla come superiore alla media anche sulla base di una pronuncia con una vocale iniziale "e". Il Tribunale corregge questo profilo, osservando che non vi è ragione di aggiungere tale vocale nella pronuncia spagnola dei segni; tuttavia, l’errore non incide sul risultato finale, poiché la coincidenza delle prime due sillabe "sa" e "ni" è sufficiente a mantenere una somiglianza almeno media. L’elemento "group", posto in coda, introduce solo una differenza limitata e non altera l’impressione fonetica complessiva.

Somiglianza concettuale

Quanto alla somiglianza concettuale, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva riconosciuto una somiglianza solo in un’ipotesi circoscritta, ossia se gli elementi comuni fossero percepiti come allusivi a "sanitario". In tale contesto, la somiglianza resta compatibile con la debole distintività degli elementi comuni, e l’assenza di significato autonomo di "sanity" e "sanytol" non esclude tale esito.

Collegamento tra i segni e indebito vantaggio

Sulla base della somiglianza almeno media tra i segni, della reputazione sostanziale del marchio anteriore e della sovrapposizione del pubblico e dei mercati interessati, il Tribunale conferma l’esistenza di un collegamento mentale tra i marchi.

In particolare, osserva che:

• i prodotti e servizi contestati appartengono in parte agli stessi mercati o a mercati strettamente connessi;
• in ogni caso, essi ricadono nel più ampio settore della protezione e manutenzione della salute;
• il pubblico può ragionevolmente ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia esteso la propria attività dal settore dell’igiene e dei disinfettanti a quello dei prodotti e servizi sanitari.

Da ciò discende il rischio che il marchio richiesto tragga indebito vantaggio dalla forza attrattiva e dal valore pubblicitario del marchio rinomato, trasferendone l’immagine positiva ai prodotti e servizi del richiedente. Il Tribunale esclude inoltre che la decisione impugnata sia viziata per contrasto con la precedente prassi decisionale dell’EUIPO, richiamando il principio secondo cui la legalità delle decisioni va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza dell’Unione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il motivo unico dedotto da Sanity Group GmbH e, conseguentemente, rigetta il ricorso. La ricorrente è condannata alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nel sistema dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001:

• non è necessario il rischio di confusione;
• basta una somiglianza idonea a generare un collegamento mentale tra i segni;
• la debole distintività di un elemento non lo rende automaticamente irrilevante nell’impressione d’insieme;
• la reputazione del marchio anteriore e la vicinanza dei mercati possono fondare il rischio di indebito vantaggio anche quando i prodotti e servizi non sono identici.