Tribunale, Ordinanza T-289/20

Marchio UE denominativo "FACEGYM": rifiuto per descrittività

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea in un ricorso contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo UE FACEGYM. La controversia riguarda il rifiuto parziale di registrazione per prodotti e servizi delle classi 8, 10 e 41, fondato sulla descrittività del segno e sulla mancanza di carattere distintivo.

Fatti e procedimento amministrativo

Facegym Ltd aveva presentato domanda di registrazione per il segno verbale FACEGYM. La domanda riguardava, tra l’altro, beni e servizi nelle classi 8, 10 e 41, tra cui utensili e apparecchi per trattamenti estetici e massaggi, nonché servizi di formazione, istruzione e organizzazione di workshop e seminari relativi a trattamenti per viso, corpo e skincare.

L’esaminatore aveva respinto parzialmente la domanda, ritenendo il segno vietato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto, ritenendo che il pubblico anglofono avrebbe inteso FACEGYM come combinazione dei termini "face" e "gym", vale a dire "esercizi per il viso" o "ginnastica facciale".

Domanda giudiziale e censure della ricorrente

Dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la sua modifica per ottenere la registrazione del marchio anche per le classi controverse. In un unico motivo deduceva la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sostenendo in sintesi che:

• la commissione di ricorso avrebbe travisato il significato di "face" e "gym";
• non avrebbe valutato correttamente il segno nel suo insieme, trattandolo come mera somma delle parti;
• la combinazione sarebbe un neologismo insolito e fantasioso;
• il significato attribuito sarebbe solo possibile, ma non probabile o immediatamente percepibile;
• il rifiuto non potrebbe fondarsi su un significato non realmente usato e non vi sarebbe un nesso diretto con i prodotti e servizi contestati;
• la registrazione del segno presso l’ufficio britannico sarebbe indice della sua non descrittività.

Normativa e criteri giuridici applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, a designare, tra l’altro, la specie, la destinazione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, secondo cui il divieto opera anche se il motivo di non registrabilità sussiste solo in una parte dell’Unione.

Sul piano giurisprudenziale, ribadisce che sono esclusi dalla registrazione i segni che possono servire, nell’uso normale, a designare direttamente o mediante riferimento a una caratteristica essenziale i prodotti o servizi interessati; è necessario un nesso sufficientemente diretto e specifico tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica. La valutazione va compiuta in relazione ai prodotti/servizi e alla percezione del pubblico di riferimento.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva anzitutto che il pubblico di riferimento comprende sia consumatori medi sia professionisti, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto; poiché il marchio è in inglese, la percezione rilevante è quella del pubblico anglofono dell’Unione. Tali valutazioni della commissione di ricorso non erano contestate.

Quanto al significato delle componenti, il Tribunale ritiene corretto che "face" indichi la parte anteriore del volto e che "gym" sia abbreviazione di "gymnasium" o di "gymnastics"; in particolare, è sufficiente che uno dei possibili significati del termine sia descrittivo. Di conseguenza, il fatto che il significato più comune di "gym" possa essere "palestra" non esclude la rilevanza dell’accezione "ginnastica".

Sul segno nel suo insieme, il Tribunale conferma che la giustapposizione di due termini descrittivi, se grammaticalmente corretta e priva di un effetto insolito o fantasioso, resta descrittiva. FACEGYM non è un neologismo in senso tecnico né presenta una combinazione tale da produrre un’impressione globale distante dalla mera somma dei suoi elementi. Per il pubblico rilevante esso suggerisce semplicemente "esercizi per il viso".

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe applicato un criterio erroneo relativo all’assenza di una reale necessità di lasciare il segno libero. Osserva che il punto decisivo non è un uso attuale del segno come descrizione, ma la possibilità ragionevole di un uso descrittivo futuro; inoltre, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è necessario provare che il segno sia effettivamente già usato in modo descrittivo.

Nesso con i prodotti e servizi delle classi 8, 10 e 41

Una volta accertato che FACEGYM viene percepito come riferimento a esercizi per il viso, il Tribunale ritiene corretto il collegamento con i prodotti e servizi contestati. Gli apparecchi e gli strumenti delle classi 8 e 10 possono essere impiegati per tale finalità, mentre i servizi della classe 41 sono destinati all’insegnamento e alla formazione in materia di tali esercizi, anche attraverso workshop e seminari. Il segno fornisce quindi al consumatore un’indicazione immediata della destinazione dei prodotti e servizi.

Irrilevanza della registrazione nazionale

Il Tribunale ribadisce che il sistema del marchio dell’Unione è autonomo rispetto ai sistemi nazionali. Pertanto, la registrazione del segno presso l’ufficio britannico non vincola EUIPO né il giudice dell’Unione, che devono applicare esclusivamente le norme UE pertinenti.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere il segno FACEGYM descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001. Da ciò discende anche la mancanza di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Il ricorso è quindi respinto in quanto manifestamente infondato, e Facegym Ltd è condannata alle spese.

Principi affermati

• Un segno composto dalla giustapposizione di termini descrittivi può essere rifiutato se il pubblico lo percepisce come indicazione immediata della destinazione o di un’altra caratteristica dei prodotti o servizi.
• È sufficiente che uno dei possibili significati del segno sia descrittivo.
• Non occorre dimostrare un uso attuale del segno come descrizione: basta che l’uso descrittivo sia possibile e ragionevolmente prevedibile.
• Le decisioni nazionali di registrazione non vincolano la valutazione della registrabilità del marchio UE.