Tribunale, Sentenza T-147/21

Marchio UE figurativo GUGLER e malafede nel deposito

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio UE figurativo GUGLER. Il Tribunale, Terza Sezione, ha esaminato il caso alla luce del regolamento n. 40/94, poiché la domanda di registrazione del marchio era stata presentata nel 2003.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il marchio contestato era stato registrato nel 2005 da Gugler GmbH, poi trasferito ad Alexander Gugler. Gugler France aveva chiesto la nullità del segno in relazione a tutti i prodotti e servizi rivendicati, sostenendo sia la malafede del richiedente sia il proprio diritto, derivante dal nome sociale, a vietarne l’uso. In precedenza, la domanda di nullità aveva avuto un esito alterno davanti alle diverse istanze dell’EUIPO e del Tribunale, anche con un precedente intervento della Corte di giustizia.

La decisione impugnata aveva limitato l’esame al solo motivo di nullità fondato sull’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, relativo alla malafede. La commissione di ricorso aveva ritenuto che il deposito del marchio obbedisse a una logica commerciale di espansione e di protezione adeguata del nome di famiglia Gugler a livello europeo.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale richiama innanzitutto la regola secondo cui, in materia di nullità del marchio UE, la normativa sostanziale applicabile è quella vigente alla data di deposito della domanda di registrazione. Di conseguenza, il caso è stato esaminato alla luce del regolamento n. 40/94, in particolare dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b).

Sono stati richiamati anche:

• l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, corrispondente alla disciplina successiva;
• l’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
• gli articoli 53, paragrafo 1, lettera c), e 60, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 8, paragrafo 4, dei regolamenti n. 207/2009 e 2017/1001, per completezza rispetto al procedimento precedente;
• l’articolo 15, paragrafi 2, lettera a), e 3, del regolamento n. 40/94, in tema di uso del marchio;
• l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale sulle spese.

Nozione di malafede nel diritto dei marchi UE

Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza consolidata: la malafede presuppone un’intenzione soggettiva che deve però essere accertata oggettivamente mediante una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti. La domanda di marchio integra un’ipotesi di malafede solo se emergono indizi pertinenti e concordanti del fatto che il deposito non mirava a una concorrenza leale, ma a:

• pregiudicare in modo scorretto gli interessi di terzi;
• ottenere un diritto esclusivo per finalità estranee alle funzioni del marchio, in particolare alla funzione essenziale di indicare l’origine commerciale.

Tra gli elementi che possono essere considerati figurano l’origine del segno, il suo uso sin dalla creazione, la logica commerciale del deposito e la cronologia degli eventi antecedenti.

Valutazione degli indizi invocati dalla ricorrente

Il Tribunale respinge uno per uno gli argomenti della ricorrente.

In primo luogo, osserva che il nome Gugler e la denominazione sociale Gugler GmbH erano utilizzati da decenni in Germania per attività commerciali relative ai prodotti e servizi in questione. Inoltre, la stessa ricorrente aveva riconosciuto di aver usato il nome Gugler nella propria denominazione sociale e nel segno GUGLER PVC con il consenso di Gugler GmbH, ammettendo di fatto una priorità di quest’ultima sull’uso del nome.

In secondo luogo, la censura secondo cui Gugler GmbH non avrebbe informato la ricorrente dell’avvenuto deposito non è stata ritenuta decisiva: una simile omissione, anche se provata, non dimostra di per sé un’intenzione di ostacolare l’attività della ricorrente. La Corte valorizza il fatto che la ricorrente conosceva già, dal 2002, che Gugler GmbH vantava diritti sul nucleo distintivo del nome.

In terzo luogo, il Tribunale ritiene irrilevante che Gugler GmbH abbia depositato il marchio UE prima del deposito di un marchio francese da parte di Gugler Europe. La tutela a livello UE di un segno già utilizzato nel commercio rientra nella normale strategia imprenditoriale e non esige un preuso come marchio prima del deposito. Il fatto che il deposito miri a rafforzare la protezione del segno non rivela, di per sé, malafede.

In quarto luogo, le azioni per contraffazione promosse nel 2009 e 2010, cioè molti anni dopo il deposito, non sono state ritenute idonee a dimostrare che nel 2003 vi fosse un intento fraudolento. Il Tribunale sottolinea che, fino al deterioramento dei rapporti commerciali, le parti avevano collaborato e la ricorrente era autorizzata a usare segni collegati a Gugler. La proposizione di azioni giudiziarie per far valere un diritto esclusivo, una volta cessata la collaborazione, è stata qualificata come esercizio legittimo dei diritti di marchio.

Ragionamento conclusivo del Tribunale

Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il deposito del marchio GUGLER non avesse una logica commerciale o che fosse finalizzato a ottenere un diritto esclusivo per scopi estranei alle funzioni del marchio. Al contrario, la cronologia dei fatti, l’uso pregresso del segno e i rapporti tra le società dimostrano che Gugler GmbH aveva un interesse legittimo a registrare il marchio per proteggere il proprio segno distintivo a livello europeo.

Le contestazioni relative all’uso del marchio dopo il deposito sono state considerate in gran parte inefficaci, perché non incidono sulla valutazione dello stato soggettivo al momento del deposito. In ogni caso, gli elementi posteriori confermavano la volontà di uso legittimo del segno.

Dispositivo e conseguenze processuali

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di nullità del marchio. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato Gugler France alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

In materia di nullità del marchio UE per malafede, non basta allegare rapporti commerciali conflittuali, omessa comunicazione del deposito o successivi giudizi per contraffazione: occorre dimostrare, con elementi oggettivi e concordanti, che il deposito sia stato effettuato con l’intenzione di aggirare la funzione del marchio o di danneggiare indebitamente terzi. La mera protezione in ambito UE di un segno già usato nel commercio e radicato in un nome di famiglia può costituire una normale e lecita strategia imprenditoriale.