Tribunale, Sentenza T-498/21

BLACK IRISH: rifiuto di registrazione del marchio UE per descrittività e assenza di distintività

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto parziale di registrazione del marchio denominativo BLACK IRISH per prodotti delle classi 30, 32 e 33. Il Tribunale esamina soprattutto i motivi fondati sugli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione, presentata il 29 gennaio 2020, riguardava il segno BLACK IRISH per prodotti alimentari e bevande, tra cui cacao e caffè, birre e varie bevande alcoliche, alcune delle quali collegate a indicazioni geografiche protette irlandesi. L’esaminatore aveva respinto parzialmente la domanda per difetto di distintività e carattere descrittivo. La commissione di ricorso ha confermato la decisione, ritenendo che il pubblico anglofono dell’Unione avrebbe percepito il segno come riferimento a un prodotto molto scuro/nero e di origine irlandese.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, relativo ai motivi assoluti di rifiuto;
• l’articolo 7, paragrafo 2, che consente di opporre tali motivi anche se sussistono in una sola parte dell’Unione;
• l’articolo 7, paragrafo 3, relativo all’acquisto del carattere distintivo per uso;
• l’articolo 94, paragrafo 1, sul dovere di motivazione;
• gli articoli 66-71 del regolamento 2017/1001, sul sistema di ricorso interno all’EUIPO.

Valutazione sulla descrittività del segno

Sul piano dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ribadisce che un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto tra il segno e i prodotti, tale da consentire al pubblico pertinente di cogliere immediatamente, senza ulteriori passaggi mentali, una descrizione di una caratteristica del prodotto. Nel caso di un marchio composto da più parole, la valutazione va fatta sia sui singoli elementi sia sul segno nel suo complesso; il fatto che la combinazione non presenti un carattere insolito o originale rafforza la percezione descrittiva.

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è quello anglofono dell’Unione e che il livello di attenzione è medio. Le parole "black" e "irish" sono considerate comuni e comprensibili: il primo termine può significare non solo "nero", ma anche "very dark"; il secondo richiama l’Irlanda o ciò che è irlandese. La combinazione BLACK IRISH è dunque percepita, almeno da una parte significativa del pubblico, come espressione che indica qualcosa di molto scuro/nero e irlandese, senza creare un’impressione sufficientemente distante dalla mera somma dei suoi elementi.

Applicazione ai prodotti delle classi 30, 32 e 33

Il Tribunale approva l’analisi della commissione di ricorso per ciascuna categoria di prodotti.

Per la classe 30, il segno è stato ritenuto descrittivo per:

• hot chocolate e frozen hot chocolate, perché evoca il colore scuro e l’elevato contenuto di cacao, oltre a una possibile produzione in Irlanda;
• tè, perché può riferirsi al black tea miscelato o preparato in Irlanda;
• caffè, perché può indicare caffè tostati in Irlanda o privi di latte, zucchero o sostanze aggiunte.

Per la classe 32, il segno è stato ritenuto descrittivo per birra, ale, lager, stout e porter, perché può alludere sia al colore molto scuro sia alla loro produzione in Irlanda, in un settore in cui il colore delle bevande è spesso usato come elemento distintivo commerciale.

Per la classe 33, il Tribunale ritiene che BLACK IRISH descriva il colore molto scuro delle bevande alcoliche, in particolare quelle a base di caffè o cioccolato, e la loro origine irlandese. Il ragionamento vale anche per bevande che contengono whisky, cream liqueurs o poteen, nonché per spiriti e liquori che possono essere scuri per effetto di ingredienti, miscelazioni o modalità di produzione. Il Tribunale sottolinea che il colore nero o molto scuro può costituire una caratteristica oggettiva, inerente e permanente del prodotto, e che il settore delle bevande è notoriamente caratterizzato dall’uso di riferimenti cromatici.

Motivo di ricorso sulla mancanza di distintività

Poiché il segno è stato correttamente qualificato come descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale conferma anche il difetto di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Richiama il principio secondo cui un segno descrittivo è, di regola, anche privo di capacità distintiva, salvo acquisizione del carattere distintivo per l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, circostanza che la ricorrente non ha allegato né provato.

Obbligo di motivazione

Quanto al preteso difetto di motivazione ex articolo 94, paragrafo 1, il Tribunale osserva che la decisione impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni del rifiuto, basandosi sul significato ordinario delle parole e sulla percezione complessiva del segno, non sui materiali tratti da siti web contestati dalla ricorrente. Il Tribunale ribadisce che il dovere di motivazione non impone di confutare espressamente ogni argomento delle parti, ma solo di consentire al destinatario di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Parità di trattamento, buona amministrazione e precedenti registrazioni

La ricorrente invocava anche una precedente registrazione UE e una registrazione britannica del medesimo segno. Il Tribunale respinge il motivo: il sistema del marchio UE è autonomo e la legittimità delle decisioni dell’EUIPO va valutata soltanto alla luce del regolamento 2017/1001. L’EUIPO deve certo tenere conto delle decisioni precedenti per ragioni di coerenza e buona amministrazione, ma non può essere vincolato da decisioni eventualmente illegittime né da decisioni rese da autorità nazionali o da altri gradi interni dell’ufficio. Ogni domanda va esaminata in modo pieno e rigoroso caso per caso.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma il rifiuto di registrazione. Conseguentemente, non esamina la ricevibilità della domanda subordinata volta ad ottenere direttamente la registrazione del marchio, poiché l’annullamento è negato. Le spese sono poste a carico di Lotion LLC, quale parte soccombente.