Tribunale, Sentenza T-204/21

Marchio UE internazionale RUGGED: distintività acquisita e territorio rilevante

La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. Oggetto del contendere è la protezione nell’UE della registrazione internazionale del segno verbale RUGGED per prodotti delle classi 10 e 12.

Fatti e procedimento amministrativo

Stryker Corp. aveva designato l’Unione europea nella propria registrazione internazionale, chiedendo tutela per il marchio verbale RUGGED. L’esaminatore aveva prima ritenuto il segno descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) e (c) del regolamento n. 207/2009, richiamando l’articolo 7(2). La prima decisione della commissione di ricorso del 26 novembre 2018 confermava il rigetto per questi motivi, riferendo il pubblico rilevante ai territori anglofoni dell’Unione, almeno Regno Unito, Irlanda e Malta.

Successivamente l’esaminatore respingeva la domanda sulla base dell’articolo 7(3), perché non era stata provata la distintività acquisita attraverso l’uso in tali territori. Nel nuovo ricorso, la commissione di ricorso, con comunicazione del 14 agosto 2020, avvertiva che, alla luce dei prodotti in questione e del pubblico professionale del settore medico, il segno avrebbe dovuto essere dimostrato distintivo in tutta l’Unione europea. Con decisione del 26 gennaio 2021, la commissione respingeva il ricorso.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva tre censure principali:

• violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per asserito superamento dei limiti di competenza della commissione di ricorso;
• violazione dell’articolo 7(3) del regolamento n. 207/2009, per avere richiesto prova della distintività acquisita in tutta l’Unione;
• violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per difetto di motivazione e per mancato rispetto del diritto di essere sentiti.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 1° settembre 2017, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento 2017/1001. Le disposizioni centrali sono gli articoli 7(1)(b), 7(1)(c), 7(2) e 7(3) del regolamento n. 207/2009, nonché gli articoli 71 e 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Sono richiamati anche l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta per l’obbligo di motivazione e il diritto di essere sentiti.

Ragionamento del Tribunale: primo motivo

Il Tribunale osserva che, per i motivi assoluti di cui all’articolo 7(1), è sufficiente che il vizio di registrabilità sussista in una parte dell’Unione, senza necessità di delimitare in modo esaustivo tutto il territorio interessato. Diversamente, l’articolo 7(3) richiede che il segno abbia acquisito distintività nella parte dell’Unione in cui ne era privo ab origine.

Su questa base, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso poteva precisare, nella seconda fase, che la prova doveva coprire il territorio effettivamente rilevante ai fini dell’articolo 7(3). La precedente decisione non aveva infatti esaminato quella disposizione, ma solo i motivi assoluti di cui all’articolo 7(1)(b) e (c), sicché non vincolava in modo completo la successiva valutazione territoriale. Inoltre, la formula usata nella prima decisione non escludeva che il pubblico rilevante potesse estendersi oltre i soli Paesi anglofoni.

Il Tribunale esclude anche una violazione del divieto di reformatio in pejus, rilevando che la decisione contestata si è limitata a confermare il diniego già adottato dall’esaminatore.

Ragionamento del Tribunale: secondo motivo

Quanto alla censura relativa all’articolo 7(3), il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la prova sarebbe dovuta essere limitata a Regno Unito, Irlanda e Malta. Poiché il segno era considerato descrittivo per un pubblico professionale del settore medico con buona conoscenza dell’inglese, era legittimo ritenere che la comprensione del termine "rugged" si estendesse a una parte più ampia del mercato dell’Unione.

Il Tribunale conferma quindi che la commissione di ricorso poteva esigere la prova della distintività acquisita in relazione all’intera Unione europea, o quantomeno nella parte dell’Unione in cui il segno era privo di distintività sin dall’origine, senza commettere errore di diritto nella valutazione del significato del termine per il pubblico professionale rilevante.

Ragionamento del Tribunale: terzo motivo

Sul difetto di motivazione, il Tribunale ricorda che l’obbligo dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 coincide sostanzialmente con quello dell’articolo 296 TFUE: la decisione deve esporre in modo chiaro e comprensibile il ragionamento seguito, così da consentire al destinatario di difendersi e al giudice di controllarne la legittimità.

Nel caso concreto, la motivazione è ritenuta sufficiente perché la commissione di ricorso ha spiegato perché il territorio rilevante fosse più ampio di quello indicato dal ricorrente e perché l’onere probatorio dovesse estendersi a tale territorio. Il Tribunale respinge anche la doglianza relativa al diritto di essere sentiti: la comunicazione del 14 agosto 2020 invitava espressamente la parte a commentare la necessità di dimostrare la distintività acquisita in tutta l’Unione, e la parte aveva effettivamente chiesto tempo per integrare le prove.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Stryker Corp. alle spese.

Principio affermato

La distintività acquisita di un marchio dell’Unione deve essere provata nella parte dell’Unione in cui il segno era privo di carattere distintivo ab origine; la commissione di ricorso può precisare in sede di esame dell’articolo 7(3) il territorio rilevante anche se, in una precedente decisione sui motivi assoluti, non era stata effettuata una delimitazione esaustiva. La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della richiesta probatoria e la parte è stata posta in condizione di replicare.