Tribunale, Sentenza T-766/20

Revoca parziale del marchio UE STONES per mancato uso

La causa riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca del marchio UE verbale STONES. La controversia si inserisce nel settore dei marchi dell’Unione e affronta sia il tema del genuino uso nell’Unione sia l’impatto della Brexit sulla valutazione dell’uso nel Regno Unito.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio STONES, registrato nel 2010 per i prodotti di classe 32 "Beer, bitter beer and lager", è stato successivamente trasferito a Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd. PrenzMarien GmbH ha chiesto la revoca totale del marchio per mancato uso, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo che il marchio non fosse stato oggetto di uso genuino nell’Unione nel quinquennio rilevante dal 21 agosto 2013 al 20 agosto 2018.

La divisione cancellazione ha accolto solo parzialmente la domanda, revocando il marchio per "Lager" ma respingendola per "Beer" e "bitter beer". Ha ritenuto sufficiente l’uso dimostrato nel Regno Unito tramite materiale promozionale e fatture. La seconda commissione di ricorso ha confermato tale esito, rilevando che l’uso provato era sufficiente e che la successiva uscita del Regno Unito dall’Unione non incideva sulla rilevanza dell’uso nel periodo considerato.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, perché l’uso nel Regno Unito non potrebbe più essere considerato uso nell’Unione dopo la Brexit;
• violazione della stessa disposizione in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, per insufficienza delle prove di uso genuino.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla revoca per mancato uso;
• l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che richiede prove indicanti luogo, tempo, estensione e natura dell’uso;
• l’articolo 10, paragrafo 3, dello stesso regolamento delegato, relativo agli elementi di prova ammissibili;
• l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato, che include le dichiarazioni scritte giurate;
• l’accordo di recesso, in particolare gli articoli 54, 126 e 127.

Ragionamento del Tribunale sull’uso nel Regno Unito dopo Brexit

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui il termine "Unione" dovrebbe essere inteso come territorio dell’Unione al momento della decisione finale. Sottolinea che, durante tutto il periodo rilevante, il Regno Unito era ancora Stato membro e il diritto dell’Unione vi era applicabile.

In assenza di una disposizione espressa dell’accordo di recesso che escluda la rilevanza dell’uso del marchio nel Regno Unito prima del termine del periodo transitorio, la Corte ritiene che tale uso debba essere considerato uso nell’Unione ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a). Il richiamo all’accordo di recesso non aiuta il ricorrente: le disposizioni ivi contenute mostrano, anzi, che il legislatore ha attribuito importanza all’uso di un marchio UE in una parte del territorio dell’Unione.

Il Tribunale osserva inoltre che l’argomento economico del ricorrente non può prevalere sul dato testuale della norma. Eventuali effetti derivanti dalla Brexit potranno rilevare solo per periodi di cinque anni in tutto o in parte successivi al 1º gennaio 2021, non per il periodo oggetto della controversia.

Valutazione delle prove di uso genuino

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda i criteri consolidati dell’uso genuino: l’uso deve essere reale, non simbolico, coerente con la funzione essenziale del marchio e valutato globalmente alla luce di tutti i fattori pertinenti, come natura dei prodotti, caratteristiche del mercato, estensione e frequenza dell’uso.

Nel caso concreto, le prove comprendevano:

• una dichiarazione testimoniale giurata del 17 dicembre 2018 del brand manager del titolare;
• tabelle sui volumi di vendita;
• fatture dal 2013 al 2018 a clienti nel Regno Unito;
• screenshot di siti web con offerte di vendita in sterline;
• brochure promozionali;
• post e immagini da Facebook;
• un articolo di giornale con riferimenti a sponsorship sportive.

Il Tribunale osserva che la dichiarazione giurata, pur non essendo sufficiente da sola, può essere corroborata da ulteriori elementi. Le fatture, anche se esemplificative e non numerate in sequenza, mostrano comunque volumi di vendita non meramente simbolici; il materiale promozionale conferma la presenza del segno sul mercato e la finalità di creare o mantenere uno sbocco commerciale.

Beer e bitter beer

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’uso provato per "bitter beer" non potrebbe estendersi alla categoria più ampia "beer". Rileva che il bitter beer è una varietà di birra e che, ai fini della qualificazione come sottocategoria autonoma, contano scopo e destinazione d’uso. Non essendo emersa una distinzione sufficiente tra "beer" e "bitter beer", l’uso provato per il bitter beer vale anche per la registrazione per "beer".

Decisione e effetti

Il Tribunale conclude che nessuno dei due motivi è fondato. L’uso nel Regno Unito durante il periodo rilevante è uso nell’Unione e le prove complessivamente considerate dimostrano un uso genuino del marchio per i prodotti rivendicati. L’azione è pertanto respinta integralmente e PrenzMarien GmbH è condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma che:

• l’uso di un marchio UE in uno Stato membro durante il periodo in cui esso faceva parte dell’Unione resta rilevante ai fini della revoca per mancato uso, anche se lo Stato esce successivamente dall’Unione;
• la prova dell’uso genuino richiede una valutazione globale di tutti gli elementi documentali e testimoniali disponibili;
• anche un volume di vendita non elevatissimo può bastare, se inserito in un contesto commerciale reale e coerente con il mercato di riferimento;
• l’uso per una varietà del prodotto può valere per la categoria più ampia, quando non esista una sottocategoria autonoma chiaramente distinta.