Tribunale, Sentenza T-4/22

Marchio dell’Unione europea PUMA e opposizione fondata sulla rinomanza

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE avverso la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto il ricorso del richiedente DN Solutions Co. Ltd e respinto l’opposizione contro la registrazione di un marchio figurativo PUMA per macchine utensili. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, relativo alla tutela dei marchi anteriori rinomati.

Fatti e iter amministrativo

DN Solutions Co. Ltd aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti di classe 7, in particolare torni, torni CNC, centri di lavorazione, centri di tornitura e macchine a scarica elettrica. Puma SE si era opposta fondandosi, tra l’altro, sull’originaria registrazione internazionale figurativa n. 437626, valida in più Stati membri, per prodotti di classe 18, 25 e 28, tra cui abbigliamento, calzature sportive e articoli sportivi.

L’opposizione era stata inizialmente respinta per difetto di prova della rinomanza; in un primo giudizio il Tribunale aveva annullato la decisione della commissione di ricorso per insufficiente valutazione della rinomanza e della distintività del marchio anteriore. Riassunta la causa, l’Opposition Division aveva nuovamente accolto l’opposizione, ma la commissione di ricorso, con la decisione impugnata, aveva nuovamente dato ragione al richiedente, rilevando l’assenza di un collegamento tra i segni nel pubblico pertinente.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 27 novembre 2012, la causa è disciplinata dal regolamento n. 207/2009 nella sua versione originaria. I richiami al regolamento (UE) 2017/1001 devono quindi intendersi come riferiti all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sostanzialmente identico nel contenuto.

La disposizione richiede cumulativamente:

• esistenza di un marchio anteriore registrato;
• identità o somiglianza tra marchio anteriore e segno richiesto;
• rinomanza del marchio anteriore nello Stato o negli Stati interessati;
• uso senza giusto motivo del segno richiesto idoneo a trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, oppure a recargli pregiudizio.

Valutazione del Tribunale sul pubblico pertinente

Il primo profilo contestato da Puma SE riguardava la definizione del pubblico pertinente. Il Tribunale osserva che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, il pubblico rilevante è quello dei consumatori medi dei prodotti o servizi interessati, ragionevolmente informati e avveduti. La commissione di ricorso aveva individuato, da un lato, il pubblico generale per i prodotti coperti dal marchio anteriore e, dall’altro, un pubblico professionale o tecnico per le macchine utensili oggetto della domanda.

Il Tribunale respinge la censura: il fatto che il pubblico professionale sia parte della popolazione in generale non significa che coincida con il pubblico dei prodotti del marchio anteriore. L’argomento secondo cui il pubblico professionale conoscerebbe comunque il marchio PUMA non basta a dimostrare una sovrapposizione dei pubblici rilevanti.

Il collegamento mentale tra i segni

Il Tribunale ricorda che il collegamento tra i segni è una precondizione implicita dell’articolo 8, paragrafo 5: il pubblico deve associare i due segni senza però confonderli. Tale collegamento va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui somiglianza dei segni, natura e vicinanza o lontananza dei prodotti, forza della rinomanza, distintività del marchio anteriore e rischio di confusione.

Nel caso concreto, il Tribunale constata che la commissione di ricorso non ha fondato la propria conclusione soltanto sulla dissimilarità dei prodotti, ma ha considerato anche:

• la quasi identità visiva, fonetica e concettuale dei segni;
• la rinomanza molto elevata del marchio anteriore;
• la distinta natura dei prodotti e dei mercati;
• l’assenza di elementi probatori idonei a mostrare che il pubblico dei prodotti contestati avrebbe spontaneamente collegato i segni.

Pur riconoscendo che la rinomanza del marchio anteriore può, in astratto, compensare l’assenza di vicinanza tra i prodotti, il Tribunale ritiene che qui la diversità sia radicale: da un lato macchine utensili destinate a professionisti dell’industria; dall’altro abbigliamento e calzature sportive destinati al grande pubblico. I prodotti sono venduti in canali del tutto diversi e appartengono a settori commerciali non contigui. Inoltre, le prove invocate da Puma SE per sostenere un possibile ampliamento di gamma o operazioni di merchandising sono considerate ipotetiche o, in parte, irricevibili perché prodotte per la prima volta davanti al Tribunale.

Assenza di pregiudizio e di vantaggio indebito

Una volta escluso il collegamento mentale, il Tribunale ritiene inevitabile escludere anche le forme di pregiudizio invocate da Puma SE: diluizione per offuscamento, parassitismo e trasferimento di immagine o valori dal marchio rinomato ai prodotti del richiedente. Il ragionamento è lineare: senza collegamento tra i segni nel pubblico pertinente, l’uso del segno richiesto non è idoneo né a sfruttare indebitamente la reputazione del marchio anteriore né a nuocerle.

Dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso e condanna Puma SE alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principio ricavabile

La mera combinazione tra forte rinomanza del marchio anteriore e quasi identità dei segni non basta, da sola, a soddisfare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 quando i prodotti appartengono a settori commerciali radicalmente diversi, i pubblici di riferimento sono distinti e il richiedente non dimostra, con elementi concreti, che il pubblico pertinente stabilirà un collegamento mentale tra i segni.