Corte di giustizia, Sentenza C-567/18

Marchio UE e stoccaggio di prodotti contraffatti per conto di terzi

La sentenza, resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1001 in un contesto di commercio elettronico e servizi logistici Amazon. Il tema è se il depositario che conserva prodotti contraffatti per conto di un venditore terzo possa essere considerato autore di uno "stoccaggio" vietato ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio.

Fatti e procedimento principale

Coty Germany GmbH, titolare di una licenza sul marchio UE DAVIDOFF per prodotti di profumeria, ha agito contro varie società del gruppo Amazon dopo che un acquirente-test aveva ordinato su Amazon.de un profumo venduto da un terzo e spedito tramite il programma logistico Amazon. Coty sosteneva che i diritti sul marchio non si fossero esauriti e chiedeva, in sostanza, un’ingiunzione per impedire lo stoccaggio e la spedizione in Germania di profumi recanti il marchio, quando non immessi in commercio nell’Unione con il consenso del titolare. I giudici di merito avevano respinto l’azione, ritenendo che Amazon Services Europe non avesse né stoccato né spedito i prodotti e che Amazon FC Graben li avesse conservati per conto della venditrice e di altri venditori terzi. In cassazione, il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto alla Corte se il mero depositario rientri nell’ipotesi di stoccaggio vietato.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

• l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che consente di vietare l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini;
• l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001, contenente una formulazione sostanzialmente analoga;
• l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, evocato solo come possibile diversa base normativa;
• l’articolo 11 della direttiva 2004/48/CE, anch’esso richiamato solo in via eventuale per misure inibitorie.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di "uso" del marchio implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto costitutivo dell’uso. Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 elencano esempi di usi vietabili, ma sempre riconducibili a comportamenti attivi del terzo. Secondo la giurisprudenza richiamata, non basta creare le condizioni tecniche necessarie all’uso del segno, né limitarsi a offrire un servizio logistico o di magazzinaggio. Nel caso dei marketplace on-line, l’uso dei segni nelle offerte di vendita è imputato ai venditori-clienti, non necessariamente al gestore della piattaforma o al prestatore di servizi accessori. Applicando tali principi, la Corte osserva che il magazzinaggio può rientrare nel divieto solo se l’operatore che conserva i prodotti persegue egli stesso le finalità di offerta o di immissione in commercio. Se invece si limita a custodire la merce per conto di un terzo, senza essere lui stesso l’offerente o il venditore, non si può dire che utilizzi il segno nella propria comunicazione commerciale. La Corte precisa inoltre che restano salve le ipotesi in cui lo stoccaggio sia effettuato per conto proprio dell’operatore, oppure quando non sia possibile identificare il venditore terzo e i prodotti risultino offerti o immessi in commercio dallo stesso depositario. Infine, la Corte non esamina le ulteriori questioni sollevate da Coty in relazione alla direttiva 2000/31 e alla direttiva 2004/48, poiché non erano state oggetto della domanda di rinvio.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza della violazione, non si considera come operante uno stoccaggio ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio quando non persegue essa stessa tali finalità.

Principio affermato

Ai fini del diritto dei marchi UE, il deposito di merci contraffatte effettuato da un soggetto terzo che opera soltanto come prestatore logistico non integra di per sé un uso vietato del marchio: occorre che il soggetto realizzi in proprio l’offerta o l’immissione in commercio, oppure che il segno sia utilizzato nell’ambito della sua comunicazione commerciale.