Tribunale, Sentenza T-262/23

Diniego di registrazione del marchio "Mushie" per rischio di confusione con "KUSHIES"

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina sia una censura preliminare sulla validità della rappresentanza dell’opponente, sia il merito del rischio di confusione tra il segno richiesto "Mushie" e il marchio anteriore "KUSHIES".

Fatti e procedimento amministrativo

Mushie & Co., LLC aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo UE "Mushie" per prodotti in classi 10, 16, 21, 24 e 28. Diana Dolls Fashions Inc. aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore UE denominativo "KUSHIES", registrato per prodotti in classi 16, 25 e 28. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per tutti i prodotti richiesti; la commissione di ricorso aveva confermato la decisione ritenendo sussistente un rischio di confusione.

Prima censura: rappresentanza professionale davanti a EUIPO

La ricorrente sosteneva che l’opposizione dovesse essere dichiarata inammissibile perché il rappresentante dell’opponente, nell’ambito dell’associazione Wilson Gunn (Europe), non soddisfaceva i requisiti dell’articolo 120, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. In particolare, contestava l’esistenza stessa di Wilson Gunn (Europe) come società registrata in Islanda e riteneva che si trattasse di un’entità fittizia.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 120 del regolamento 2017/1001, davanti a EUIPO possono rappresentare le parti soltanto persone fisiche: o un avvocato abilitato in uno Stato membro dello SEE, oppure un rappresentante professionale iscritto nell’elenco tenuto da EUIPO. Richiama inoltre l’articolo 119, paragrafo 2, secondo cui una persona giuridica stabilita al di fuori dello SEE deve essere rappresentata da un professionista che soddisfi tali condizioni.

Il punto decisivo è che l’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento delegato 2018/625 consente che più avvocati o rappresentanti professionali operino all’interno di un’associazione di rappresentanti, e che la nomina dell’associazione si intenda come nomina di ciascun rappresentante che vi esercita. Ne consegue che:

• l’associazione può servire solo come struttura organizzativa della rappresentanza;
• l’attività di rappresentanza è comunque svolta da persone fisiche abilitate;
• non è richiesto che l’associazione abbia la forma di società registrata.

Poiché il notice of opposition era stato firmato da Mr Orn Hardarson, rappresentante professionale che soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 120, il Tribunale conclude che l’assenza di una persona giuridica registrata con il nome Wilson Gunn (Europe) non incide sulla validità dell’opposizione.

Seconda censura: rischio di confusione ex articolo 8(1)(b)

La ricorrente contestava la valutazione globale del rischio di confusione, criticando la delimitazione del pubblico rilevante, il livello di attenzione considerato, il confronto tra prodotti e il confronto tra segni.

Pubblico rilevante e territorio

Il Tribunale conferma che, essendo il marchio anteriore un marchio dell’Unione europea, non è necessario che il rischio di confusione sussista in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche dell’Unione. È sufficiente che esso esista in una parte del territorio dell’Unione. Per questo la commissione di ricorso poteva limitare l’analisi alla parte di pubblico di lingua spagnola.

Quanto al livello di attenzione, il Tribunale osserva che anche un pubblico con attenzione elevata non esclude automaticamente il rischio di confusione quando gli altri fattori, in particolare l’identità o forte somiglianza dei prodotti e dei segni, depongono in senso contrario.

Confronto dei prodotti

La commissione di ricorso aveva ritenuto identici i prodotti in classe 16 e, per quanto riguarda i prodotti in classi 10, 21, 24 e 28 del marchio richiesto, almeno simili in grado medio rispetto ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Il Tribunale approva tale analisi e ricorda che la classificazione di Nizza ha funzione meramente amministrativa: il fatto che i prodotti siano collocati in classi diverse non basta a escluderne la somiglianza ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001.

Inoltre, la tesi della ricorrente secondo cui la presenza di registrazioni in classi diverse impedirebbe l’opposizione viene respinta perché non incide sul confronto sostanziale tra i prodotti. Il Tribunale valorizza anche la motivazione della divisione di opposizione, secondo cui i prodotti destinati ai bambini presentano spesso affinità per natura, destinazione, canali distributivi e pubblico finale.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza media: i segni hanno un numero di lettere quasi identico e condividono la sequenza comune "ushie". Le differenze iniziali tra "k" e "m" e la lettera finale "s" del marchio anteriore non bastano a neutralizzare l’impressione globale di somiglianza.

Sul piano fonetico, per il pubblico di lingua spagnola i segni sono pronunciati in modo simile, poiché coincidono nella sequenza centrale e presentano ritmo e intonazione analoghi. Il richiamo della ricorrente a una precedente decisione dell’EUIPO non è utile, poiché la legalità delle decisioni si valuta sulla base del regolamento e dell’interpretazione della Corte, non della prassi amministrativa.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che per il pubblico rilevante i segni non evocano alcun concetto determinato; pertanto il confronto resta neutro. Le argomentazioni della ricorrente sul presunto significato inglese dei termini non sono ritenute sufficientemente precise o provate.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto dell’identità di taluni prodotti, della somiglianza media degli altri, della somiglianza visiva e fonetica media dei segni, della neutralità del confronto concettuale e della distintività normale del marchio anteriore, il Tribunale conferma la sussistenza di un rischio di confusione. Precisa che il livello di attenzione del pubblico, anche se elevato, non è da solo sufficiente a escludere tale rischio.

Motivi nuovi e questioni irrilevanti

Sono dichiarate irricevibili o comunque non pertinenti le deduzioni fondate su circostanze non esaminate in sede amministrativa, come la pretesa reputazione acquisita dal marchio richiesto o la coesistenza pacifica dei segni su altri mercati, perché il controllo del Tribunale si limita alla legittimità della decisione impugnata alla luce del quadro di fatto e di diritto sottoposto alla commissione di ricorso.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’eventualità di un’udienza, che non si è tenuta.