Corte di giustizia, Sentenza C-104/18

Marchio dell’Unione europea e malafede nel deposito della domanda

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. La Corte è chiamata a chiarire l’ambito dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, relativo alla nullità assoluta per malafede al momento del deposito della domanda.

Fatti e iter amministrativo e giurisdizionale

Il sig. Joaquín Nadal Esteban aveva depositato il 25 aprile 2011 una domanda di marchio dell’Unione europea per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 39 dell’Accordo di Nizza. Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ aveva presentato opposizione sulla base di due marchi anteriori, facendo valere l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. L’EUIPO aveva accolto l’opposizione solo per le classi 25 e 35, respingendola per la classe 39; il marchio era stato poi registrato per i soli servizi della classe 39.

Successivamente Koton aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio registrato, deducendo la malafede del richiedente. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda e la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO aveva confermato il rigetto, ritenendo decisivo che i prodotti e servizi dei marchi anteriori non fossero identici o simili a quelli della classe 39 e che, quindi, mancasse il presupposto per applicare l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b).

Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Koton. Richiamando la sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, ha ritenuto che la malafede presupponesse l’uso da parte di terzi di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e confondibili con quelli del marchio richiesto. In base a tale impostazione, ha considerato non dimostrata la malafede perché il marchio controverso era stato infine registrato per servizi di una classe diversa rispetto a quella dei marchi anteriori della ricorrente.

Questione giuridica esaminata dalla Corte

La Corte deve stabilire se il Tribunale abbia errato nel ritenere che, per applicare l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), sia necessario un rapporto di identità o somiglianza tra i prodotti o servizi del marchio contestato e quelli di un marchio anteriore, con conseguente rischio di confusione. La ricorrente e l’EUIPO sostenevano che tale requisito non discende né dal testo della norma né dalla giurisprudenza, e che la valutazione della malafede deve concentrarsi sulle circostanze esistenti al momento del deposito della domanda.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sulla nullità per malafede;
• l’articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento, che consente una nullità limitata ad alcuni prodotti o servizi;
• l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), relativo ai motivi di nullità relativa fondati su marchi anteriori e rischio di confusione;
• gli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) 2017/1001, richiamati per il quadro procedurale successivo;
• l’articolo 61 dello Statuto, per la facoltà della Corte di statuire definitivamente.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di malafede non è definita dal regolamento e va interpretata secondo il significato ordinario, il contesto del diritto dei marchi e gli obiettivi del mercato interno e della concorrenza non falsata. La malafede sussiste quando emergono indizi pertinenti e concordanti che il richiedente ha depositato la domanda non per partecipare lealmente alla concorrenza, ma per pregiudicare in modo sleale gli interessi di terzi o per ottenere un diritto esclusivo per scopi estranei alle funzioni del marchio.

La Corte distingue nettamente la nullità assoluta per malafede dall’invalidità relativa basata sui marchi anteriori e sul rischio di confusione. La sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli non ha affermato che la malafede possa essere riconosciuta solo quando il terzo utilizzi un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili: quella causa riguardava un’ipotesi specifica in cui tale utilizzo esisteva già. Ne deriva che, anche in assenza di rischio di confusione o di uso da parte di terzi di segni simili per prodotti o servizi identici o simili, altre circostanze possono dimostrare la malafede.

Nel caso concreto, il Tribunale ha sbagliato a considerare decisiva la circostanza che il marchio contestato fosse registrato per servizi diversi da quelli coperti dai marchi anteriori della ricorrente. In tal modo ha omesso una valutazione globale delle circostanze del deposito, tra cui il fatto che la domanda iniziale del sig. Nadal Esteban riguardava anche le classi 25 e 35, corrispondenti ai prodotti e servizi per cui Koton era titolare di marchi anteriori contenenti l’elemento "KOTON".

Decisione e conseguenze

La Corte accoglie l’impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e annulla anche la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO. Tuttavia, non dichiara direttamente nullo il marchio: poiché è necessaria una nuova valutazione globale da parte dell’EUIPO, la domanda di declaratoria immediata di nullità è respinta. L’EUIPO e il sig. Nadal Esteban sono condannati a sopportare in parti uguali le spese sostenute da Koton nei due gradi di giudizio.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la malafede va accertata alla luce di tutte le circostanze pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di marchio; non è necessario che il marchio contestato copra prodotti o servizi identici o simili a quelli di un marchio anteriore, né che vi sia per forza un rischio di confusione. La mera assenza di identità o somiglianza tra le classi di prodotti e servizi non basta, da sola, a escludere la malafede.