Tribunale, Sentenza T-20/19

Marchio dell’Unione europea: opposizione tra "mediFLEX easystep" e "Stepeasy"

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè sul rischio di confusione tra un marchio richiesto e un marchio anteriore.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 3 agosto 2016 docPrice GmbH ha chiesto la registrazione del segno denominativo "mediFLEX easystep" per prodotti delle classi 10 e 25 della classificazione di Nizza, tra cui calzature ortopediche, stivali a uso medico, calzature per la salute, articoli di abbigliamento, cappelleria e calzature. Pablosky, SL ha proposto opposizione fondandola su un marchio dell’Unione europea figurativo anteriore registrato per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte, ravvisando il rischio di confusione per alcuni prodotti, ma la quarta commissione di ricorso, con decisione dell’8 novembre 2018, ha invece escluso il rischio di confusione per tutti i prodotti e ha respinto integralmente l’opposizione.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

La ricorrente Pablosky sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in quanto:

• aveva erroneamente individuato il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione;
• aveva errato nella comparazione dei prodotti;
• aveva escluso il rischio di confusione nonostante l’identità di alcuni prodotti e la somiglianza dei segni.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui il rischio di confusione richiede una valutazione globale, comprensiva di:

• somiglianza tra i segni;
• somiglianza o identità tra i prodotti o servizi;
• livello di attenzione del pubblico di riferimento;
• carattere distintivo del marchio anteriore;
• principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti.

Viene inoltre ribadito che, nel contesto di un’opposizione, l’EUIPO deve prendere in considerazione l’elenco dei prodotti quale risulta dalla domanda di registrazione, e che il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori che possono utilizzare sia i prodotti del marchio anteriore sia quelli del marchio richiesto.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale distingue nettamente tra categorie di prodotti:

• per "articoli di abbigliamento", "cappelleria" e "calzature" della classe 25, il pubblico di riferimento è il grande pubblico, con livello di attenzione medio;
• per "calzature ortopediche", "stivali a uso medico" e, in sostanza, per le "calzature per la salute", il pubblico comprende anche professionisti della salute e consumatori con esigenze ortopediche o di salute, con livello di attenzione elevato.

Il Tribunale ritiene corretto il giudizio della commissione di ricorso solo per la prima categoria, mentre la censura della ricorrente è accolta per avere la commissione sottovalutato l’attenzione richiesta per i prodotti di natura ortopedica o medica.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale conferma che:

• "articoli di abbigliamento", "cappelleria" e "calzature" sono identici nei due marchi;
• le "calzature per la salute" della domanda rientrano nella categoria più ampia delle "calzature" e sono quindi identiche a queste ultime.

Viceversa, le "calzature ortopediche" e gli "stivali a uso medico" non sono identici alle "calzature" del marchio anteriore, ma solo simili in debole grado. Il Tribunale valorizza, a tal fine, la classificazione di Nizza, le note esplicative delle classi, la natura prevalentemente medica o ortopedica di tali prodotti, il loro canale di distribuzione specializzato e il fatto che siano spesso prescritti o adattati su misura.

Confronto dei segni e valutazione globale

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i marchi fossero simili solo debolmente, ma che tale somiglianza non fosse sufficiente a fondare un rischio di confusione. Il Tribunale osserva invece che:

• per una parte del pubblico che non conosce il vocabolario inglese di base, i segni sono diversi sul piano visivo, fonetico e concettuale;
• per il resto del pubblico, essi presentano una somiglianza debole.

Tenuto conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e livello di attenzione del pubblico, il Tribunale conclude che:

• per "calzature", "articoli di abbigliamento" e "cappelleria", il rischio di confusione sussiste almeno per il pubblico anglofono o che conosce l’inglese di base, perché i prodotti sono identici e la somiglianza tra i marchi, pur debole, è sufficiente;
• per le calzature ortopediche, gli stivali a uso medico e le calzature per la salute, invece, il livello di attenzione elevato e il debole carattere distintivo del marchio anteriore non consentono di riconoscere un rischio di confusione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte relativa agli "articoli di abbigliamento" e alla "cappelleria" della classe 25. Per tali prodotti respinge il ricorso di docPrice dinanzi alla commissione di ricorso, riconoscendo così il fondamento dell’opposizione di Pablosky.

Per il resto, il ricorso è respinto, sicché la decisione impugnata resta ferma per gli altri prodotti, in particolare per le calzature ortopediche, gli stivali a uso medico e le calzature per la salute.

Principio applicato

La sentenza conferma che, in opposizione, anche una somiglianza solo debole tra i marchi può bastare a integrare il rischio di confusione quando i prodotti sono identici e il pubblico di riferimento ha un livello di attenzione medio; al contrario, per prodotti specialistici o legati alla salute, il livello di attenzione elevato può escludere la confusione anche in presenza di identità o forte vicinanza tra le categorie merceologiche.