Corte di giustizia, Sentenza C-772/18

Marchi: ricezione, sdoganamento e conservazione di merci non destinate all’uso privato come "uso nel commercio"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia) in una controversia tra il titolare di un marchio e una persona fisica accusata di contraffazione. La Corte interpreta l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), sul significato di "usare nel commercio".

Fatti e procedimento principale

B, residente in Finlandia, aveva ricevuto dalla Cina una partita di 150 cuscinetti a sfera recanti il segno corrispondente al marchio internazionale INA, registrato da A per i prodotti "cuscinetti". Dopo lo sdoganamento, B aveva ritirato la merce dal deposito doganale, l’aveva portata a casa e, alcune settimane dopo, l’aveva consegnata a un terzo per l’esportazione verso la Russia. In cambio aveva ricevuto una stecca di sigarette e una bottiglia di cognac.

Il tribunale di primo grado aveva assolto B sul piano penale per difetto di dolo, ma gli aveva inibito di reiterare le condotte e lo aveva condannato al risarcimento del danno. La Corte d’appello di Helsinki aveva invece escluso l’uso del marchio "nel commercio", ritenendo che l’attività fosse assimilabile a deposito/transito e che la remunerazione non fosse espressione di sfruttamento economico commerciale. A ha quindi proposto ricorso in cassazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

• se l’entità del vantaggio economico ottenuto sia rilevante per stabilire se vi sia uso nel commercio o mera sfera privata;
• se l’uso del marchio per conto di un terzo, non dipendente, possa comunque ricadere nell’articolo 5, paragrafo 1;
• se la ricezione e custodia di merci in libera pratica recanti un marchio altrui integrino l’uso del segno ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b);
• se la messa a disposizione del proprio indirizzo, la ricezione di merci non richieste e il successivo trasferimento verso un paese terzo costituiscano importazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE, che conferisce al titolare del marchio il diritto esclusivo di vietare a terzi di usare nel commercio un segno identico o simile e di vietare, in particolare:

• di offrire i prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tali fini (paragrafo 3, lettera b);
• di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno (paragrafo 3, lettera c).

Il rinvio menziona anche l’articolo 267 TFUE e, nel ragionamento del giudice nazionale, l’articolo 29 TFUE in relazione all’immissione in libera pratica.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di "usare nel commercio" va accertata sulla base di elementi oggettivi e che i diritti del titolare del marchio si fanno valere, in linea di principio, nei confronti degli operatori economici e nell’ambito di un’attività commerciale. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui, quando per volume, frequenza o altre caratteristiche le operazioni esorbitano dalla sfera privata, il soggetto si colloca nel commercio.

Nel caso concreto, i prodotti erano cuscinetti a sfera per un peso complessivo di 710 kg, generalmente usati nell’industria pesante. Proprio per la loro natura e il loro volume, tali merci non erano manifestamente destinate a un uso privato; di conseguenza, le operazioni relative a esse dovevano essere considerate rientranti in un’attività commerciale, salva verifica del giudice nazionale.

La Corte afferma inoltre che il soggetto che comunica il proprio indirizzo come luogo di spedizione, effettua o fa effettuare lo sdoganamento e immette in libera pratica i prodotti compie un’importazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2008/95/CE. Ai fini dell’uso nel commercio è irrilevante che le merci non appartengano al soggetto o che egli agisca nell’interesse economico di un terzo.

La Corte precisa anche che è irrilevante l’ammontare della remunerazione ricevuta per l’attività svolta. Non occorre, infine, esaminare il destino successivo delle merci, ossia se siano state poi depositate, immesse sul mercato nell’Unione o esportate verso paesi terzi.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), deve essere interpretato nel senso che un soggetto che non esercita professionalmente un’attività commerciale, ma riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all’uso privato recanti, senza consenso del titolare, un marchio, deve essere ritenuto come avente usato il marchio nel commercio.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che, in materia di marchi, la nozione di uso nel commercio copre anche le operazioni di ricezione, sdoganamento, immissione in libera pratica e conservazione di merci non destinate all’uso privato, quand’anche poste in essere da un privato e a compenso modesto, se le merci sono oggettivamente inserite in un circuito commerciale.