Tribunale, Sentenza T-1088/23

Marchio dell’Unione europea figurativo RTL: decadenza parziale e uso effettivo

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da RTL Group Markenverwaltungs GmbH contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza per mancato uso di un marchio UE figurativo RTL. Il Tribunale si pronuncia sia sulla corretta applicazione delle norme sostanziali in tema di uso effettivo, sia su profili procedurali relativi alla produzione tardiva di prove in sede di ricorso amministrativo.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato registrato nel 2016 per un ampio elenco di prodotti e servizi in varie classi di Nizza, tra cui le classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41, 42 e 45. Nel 2021 Marcella Örtl aveva chiesto la decadenza del marchio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, sostenendo l’insussistenza di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo in parte. La commissione di ricorso, con decisione del 19 settembre 2023, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, mantenendo però la decadenza per numerosi prodotti e servizi, tra cui quasi tutti i prodotti delle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32 e i servizi delle classi 41 e 42, oltre a una parte dei servizi della classe 35. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale chiedendo l’annullamento o la riforma della decisione.

Normativa rilevante e criteri generali sull’uso effettivo

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, secondo cui il titolare è dichiarato decaduto se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giustificazioni legittime. Ricorda che l’uso effettivo deve assolvere la funzione essenziale del marchio, ossia garantire l’origine dei prodotti o servizi, ed esclude usi meramente simbolici.

Viene ribadito anche che la prova deve riguardare, in linea di principio, tutti i prodotti e servizi registrati, ma che, se il marchio è registrato per una categoria sufficientemente ampia, l’uso per una parte di essa può tutelare solo le sottocategorie autonome effettivamente utilizzate. La valutazione dell’uso deve basarsi su elementi concreti e oggettivi, considerando la natura dei prodotti o servizi, il mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso.

Quarto motivo: abuso del diritto nella domanda di decadenza

La ricorrente sosteneva che la domanda di decadenza fosse abusiva e che ciò ne dovesse comportare l’inammissibilità. Il Tribunale respinge tale censura. Osserva che l’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 consente la domanda di decadenza a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza richiedere la prova di un interesse ad agire.

Secondo il Tribunale, i motivi di decadenza perseguono un interesse generale: mantenere nel registro solo i marchi effettivamente usati. La questione dell’abuso del diritto non è quindi, di regola, pertinente ai fini dell’ammissibilità di una domanda proposta conformemente a tale disposizione. Il Tribunale aggiunge che i fatti dedotti dalla ricorrente non erano paragonabili alle circostanze eccezionali del procedimento richiamato come precedente di riferimento; non risultava, in particolare, alcuna creazione artificiale di un soggetto, né una campagna massiva e ritorsiva di domande di decadenza, né un uso strumentale delle stesse per esercitare pressioni indebite.

Primo motivo: prove tardive e potere discrezionale dell’EUIPO

La ricorrente contestava anche il rifiuto della commissione di ricorso di prendere in considerazione osservazioni e prove presentate il 15 settembre 2023. Il Tribunale accoglie la censura sotto il profilo procedurale.

Richiama la giurisprudenza secondo cui l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale nel decidere se tener conto o meno di prove tardive; tale potere deve però essere effettivamente esercitato e motivato. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 precisa le condizioni di tale esercizio: rilevanza prima facie dei fatti/prove e indicazione delle valide ragioni del ritardo.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva escluso le prove solo perché non inserite in una memoria presentata nei modi tipizzati dal regolamento delegato, senza verificare le condizioni dell’articolo 27, paragrafo 4. Il Tribunale rileva che questa modalità di esclusione automatica è errata: la commissione avrebbe dovuto valutare concretamente se accettare o meno quei materiali. Tuttavia, l’errore procedurale non ha inciso sull’esito finale per la classe 35, perché il Tribunale ha ritenuto comunque dimostrato l’uso effettivo sulla base del restante fascicolo.

Classe 35: uso effettivo per servizi pubblicitari, di marketing e promozionali

Sul punto centrale della lite, il Tribunale ribalta la valutazione della commissione di ricorso per la classe 35. La commissione aveva riconosciuto l’uso solo per la sottocategoria della "diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici", ma non per gli altri servizi pubblicitari, di marketing e promozionali. Il Tribunale considera invece provato che le società del gruppo RTL, inclusa Ad Alliance, fornivano a terzi, dietro corrispettivo, servizi che andavano ben oltre la mera diffusione di pubblicità.

Dagli elementi prodotti emergevano, secondo il Tribunale:

• offerte di servizi per forme di pubblicità specializzata e "special ads";
• attività di ideazione, progettazione e realizzazione di messaggi pubblicitari, anche televisivi;
• consulenza sulla scelta delle trasmissioni televisive da associare alle campagne;
• supporto strategico alla commercializzazione della pubblicità televisiva;
• servizi volti a migliorare la redditività della campagna pubblicitaria e la brand safety dell’inserzionista.

Il Tribunale sottolinea che questi servizi corrispondono alla nozione di servizi pubblicitari, di marketing e promozionali della classe 35, intesi come attività di consulenza e sostegno specialistico a imprese terze per promuoverne prodotti e servizi. Perciò, la domanda di decadenza doveva essere respinta per l’intero insieme dei servizi della classe 35 contestati dalla ricorrente.

Classi 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 e 42: conferma della decadenza

Per i prodotti delle classi 3, 9, 16, 24, 25, 32 e per i servizi delle classi 41 e 42, il Tribunale conferma invece la decadenza. Respinge in particolare l’argomento della ricorrente secondo cui la notorietà eccezionale del marchio RTL, quale marchio di media, e il suo carattere unitario dovrebbero portare a una tutela estesa anche ai fini della decadenza.

La Corte afferma che la notorietà e la tutela rafforzata prevista per i marchi rinomati perseguono una finalità diversa rispetto al requisito dell’uso effettivo. La protezione estesa ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 non può sostituire la prova dell’uso richiesto dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera a). Il carattere unitario del marchio UE implica solo protezione uniforme sull’intero territorio dell’Unione, non una deroga all’onere di provare l’uso per ciascun prodotto o servizio registrato.

Quanto ai prodotti di consumo o merchandising evocati dalla ricorrente, il Tribunale osserva che semplici fotografie di taccuini, teli da mare, tutine per neonati o lattine di birra recanti il segno, accompagnate da fatture e email interne o rivolte al titolare, non bastano a provare un uso effettivo verso l’esterno sul mercato, in assenza di elementi sulla commercializzazione presso terzi.

Dispositivo e spese

Il Tribunale riforma la decisione impugnata solo nella parte relativa alla classe 35, respingendo la domanda di decadenza per l’insieme dei servizi pubblicitari, di marketing e promozionali. Per il resto, il ricorso è respinto. Poiché tutte le parti risultano parzialmente soccombenti, ciascuna sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce tre punti di rilievo pratico:

• la notorietà di un marchio non esonera dalla prova dell’uso effettivo per le classi e sottoclassi registrate;
• l’abuso del diritto non costituisce, salvo casi eccezionali, un criterio autonomo per dichiarare inammissibile una domanda di decadenza proposta da chiunque ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001;
• l’EUIPO deve esercitare concretamente il potere discrezionale sulle prove tardive, motivando la scelta alla luce dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.