Tribunale, Sentenza T-398/20

Nullità del marchio UE figurativo "RIVIERA AIRPORT" per mala fede

La sentenza riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio UE. La controversia verteva sull’asserita mala fede del richiedente del marchio figurativo "RIVIERA AIRPORT" e sull’ampiezza della verifica che l’EUIPO deve svolgere ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Aéroports de la Côte d’Azur aveva depositato il 22 febbraio 2017 una domanda di marchio UE figurativo, poi registrato il 15 marzo 2018, per servizi delle classi 35, 37, 39, 41 e 43. Aeroporto di Villanova d’Albenga SpA aveva in precedenza presentato opposizione, respinta per mancata prova di diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 in combinato con il diritto italiano.

Successivamente, il 21 marzo 2018, la ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per mala fede e, in via subordinata, aveva invocato ulteriori cause di nullità. La Cancellation Division aveva respinto integralmente la domanda; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto limitatamente al motivo di mala fede.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso:

• avesse interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di mala fede, limitandola a casi specifici;
• non avesse effettuato una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti;
• avesse erroneamente trascurato un presunto rapporto fiduciario tra le parti, l’intenzione della ricorrente di usare il segno e il comportamento del titolare del marchio;
• avesse mal applicato l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625.

Normativa rilevante e quadro giuridico

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 22 febbraio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento n. 2017/1001. La causa è dunque esaminata alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ragionamento del Tribunale sulla mala fede

Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la mala fede non è definita in modo esaustivo dal legislatore e va accertata con una valutazione globale delle circostanze rilevanti. Il riferimento principale è alla giurisprudenza Lindt e, più recentemente, Koton: la mala fede sussiste quando il deposito non è finalizzato a una concorrenza leale, ma mira a pregiudicare gli interessi di terzi in modo contrario alle corrette pratiche commerciali oppure a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio.

Il momento decisivo per valutare la mala fede è quello del deposito della domanda, cioè il 22 febbraio 2017.

Valutazione dell’asserito uso pregresso del segno

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva esaminato anzitutto la pretesa utilizzazione anteriore del segno "Riviera Airport". Dalla valutazione degli atti era emerso che:

• non risultava l’esistenza, prima del deposito, di un aeroporto chiamato "Riviera Airport" in Italia;
• non vi era prova di un effettivo servizio di trasporto aereo o di altri servizi commercialmente rilevanti prestati sotto quel segno;
• le attività svolte tra settembre 2016 e luglio 2017 erano solo preparatorie, in vista di un eventuale rilancio dell’aeroporto sotto quel nome.

Il Tribunale condivide la conclusione secondo cui la documentazione prodotta dalla ricorrente non dimostrava un uso commerciale effettivo del segno. In particolare, i documenti commerciali erano riferiti ad altre denominazioni dell’aeroporto, mentre la denominazione "Riviera Airport SpA" era stata adottata solo dopo l’avvio del contenzioso amministrativo.

Rapporto fiduciario e cooperazione tra le parti

Quanto al preteso rapporto fiduciario, il Tribunale conferma che i contatti intercorsi nel febbraio 2017 e un accordo di investimento del 2012 con una società controllata dell’interveniente non bastavano a dimostrare un vincolo tale da imporre all’interveniente di astenersi dal depositare il marchio. La riunione del 24 febbraio 2017, successiva allo scambio di lettere del 20 e 21 febbraio, mostrava piuttosto che la ricorrente aveva chiesto il consenso all’uso del segno, consenso che l’interveniente aveva negato.

L’accordo del 2012, peraltro scaduto nel 2014, è stato ritenuto irrilevante perché non idoneo a incidere sulla valutazione della domanda di marchio del 2017.

Intenzione di uso del marchio e diffida

Il Tribunale esamina poi l’argomento secondo cui l’interveniente non avrebbe avuto intenzione di usare il marchio. Richiamando la giurisprudenza Sky and Others, ricorda che il titolare di un marchio dispone di un termine di cinque anni per iniziarne l’uso effettivo e che la sola mancanza di uso immediato non consente di inferire automaticamente la mala fede.

Nel caso concreto, la circostanza che il marchio non fosse ancora utilizzato al momento della decisione impugnata non dimostrava che l’interveniente non intendesse usarlo al momento del deposito. Al contrario, la commissione di ricorso aveva valorizzato una coerente strategia commerciale dell’interveniente, che disponeva già di marchi nazionali francesi strutturati in modo analogo.

Quanto alla lettera di diffida, il Tribunale ricorda la giurisprudenza BIGAB: l’invio di una cease-and-desist letter non basta, di per sé, a provare la mala fede, trattandosi di un atto rientrante nei diritti connessi alla registrazione del marchio.

Argomenti ulteriori e valutazione complessiva

Il Tribunale respinge anche gli ulteriori argomenti della ricorrente, tra cui la propria intenzione di usare il segno e la sequenza temporale degli eventi, osservando che tali elementi non sono idonei a dimostrare la mala fede del titolare del marchio. In particolare, la circostanza che l’interveniente fosse venuto a conoscenza del progetto aeroportuale della ricorrente il giorno prima del deposito non era sufficiente, da sola, a fondare la nullità.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il comportamento dell’interveniente si inseriva in una più ampia logica commerciale, coerente con la protezione di marchi già esistenti riferiti agli aeroporti della Costa Azzurra. Non risultava dunque che la domanda fosse stata presentata esclusivamente per impedire l’ingresso della ricorrente sul mercato.

Motivo relativo al regolamento delegato 2018/625

Sul quarto motivo il Tribunale rileva che la ricorrente aveva male interpretato la decisione impugnata: il richiamo all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625 riguardava il precedente motivo di nullità fondato su diritti anteriori e non la domanda per mala fede. Inoltre, il Tribunale osserva che, anche se la nullità per mala fede fosse accertata, il marchio non sarebbe necessariamente nullo in toto, potendo la nullità essere limitata ai soli prodotti o servizi interessati.

Dispositivo e principio affermato

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata alle spese.

La pronuncia conferma che la mala fede nel deposito di un marchio UE richiede indizi oggettivi, pertinenti e concordanti valutati globalmente alla data del deposito; l’assenza di uso immediato, la mera conoscenza di un progetto altrui o l’invio di una diffida non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la mala fede senza un quadro probatorio complessivo che riveli un’intenzione disonesta.