Corte di giustizia, Sentenza C-832/21

Competenza per connessione in un'azione di contraffazione di marchio UE contro più convenuti

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia promossa da Advance Magazine Publishers Inc. per asserita contraffazione di marchi dell'Unione europea contenenti l'elemento "Vogue". La questione centrale attiene alla possibilità di attrarre davanti al giudice tedesco anche convenuti domiciliati in Polonia, sulla base dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, in presenza di un contratto di distribuzione esclusiva tra alcuni dei convenuti.

Fatti e procedimento principale

Advance Magazine Publishers Inc., con sede a New York, è titolare di marchi UE che considera notori. Ha agito contro Beverage City & Lifestyle GmbH, MJ, Beverage City Polska sp. z o.o. e FE, lamentando che la bevanda energetica commercializzata come "Diamant Vogue" violasse i suoi diritti di marchio.

Le società e le persone fisiche convenute sono domiciliate tra Germania e Polonia. In particolare:

• Beverage City Polska produce, promuove e distribuisce il prodotto;
• FE è il suo amministratore;
• Beverage City & Lifestyle GmbH è la società tedesca che acquistava il prodotto per la distribuzione in Germania;
• MJ è amministratore di quest'ultima società.

Il rapporto tra Beverage City Polska e Beverage City & Lifestyle GmbH era regolato da un contratto di distribuzione esclusiva per la Germania. Il Landgericht Düsseldorf aveva affermato la propria competenza anche nei confronti dei convenuti polacchi facendo applicazione dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. In appello, l'Oberlandesgericht Düsseldorf ha chiesto se tale base di competenza fosse corretta.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se, in un'azione per contraffazione di marchio UE, il fatto che un convenuto in uno Stato membro abbia fornito prodotti contraffattori a un altro convenuto in un diverso Stato membro, con cui è legato da un contratto di distribuzione esclusiva, sia sufficiente a integrare il "collegamento così stretto" richiesto dall'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che enuncia il foro generale del domicilio del convenuto;
• l'articolo 8, punto 1, del medesimo regolamento, che disciplina la pluralità di convenuti;
• gli articoli 1, paragrafo 2, 9, 122, 124 e 125 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.

La Corte sottolinea che, ai sensi dell'articolo 122 del regolamento 2017/1001, salvo deroghe specifiche, alle controversie sui marchi UE si applicano le regole dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, e che l'articolo 8, punto 1, del regolamento 1215/2012 non è tra le disposizioni escluse.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che l'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 si applica anche alle azioni per contraffazione di marchio UE. La disposizione, tuttavia, essendo derogatoria rispetto al foro generale del domicilio del convenuto, va interpretata restrittivamente.

Per quanto riguarda il requisito del rischio di decisioni incompatibili, la Corte ricorda che non basta una semplice divergenza di esito: occorre che le controversie si inseriscano in una stessa situazione di fatto e di diritto.

Stessa situazione di diritto

La Corte rileva che il marchio UE ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l'Unione. Poiché il titolare gode di un diritto esclusivo conferito dalla registrazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 2017/1001, la tutela invocata mira al medesimo diritto esclusivo unitario. Ne consegue che, in linea di principio, la situazione di diritto può considerarsi identica, salva verifica del giudice nazionale.

Stessa situazione di fatto

Quanto alla situazione di fatto, la Corte considera rilevante che i convenuti siano legati da un contratto di distribuzione esclusiva. Tale rapporto contrattuale, pur senza appartenere allo stesso gruppo societario, può rendere prevedibile che gli atti di contraffazione contestati siano connessi tra loro e possano essere valutati unitariamente.

La Corte aggiunge che, nel caso concreto, la collaborazione tra le società emergeva anche dalla gestione coordinata di siti internet utilizzati per commercializzare i prodotti. Questo elemento può rafforzare il nesso tra le domande e la prevedibilità di una responsabilità comune per atti di contraffazione aventi la stessa origine.

La Corte precisa anche che la norma non può essere usata in modo artificioso per sottrarre un convenuto al giudice del proprio domicilio. Tuttavia, tale rischio è escluso quando esiste uno stretto collegamento tra le domande sin dal momento della loro proposizione.

Decisione

La Corte risponde che l'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che più convenuti domiciliati in diversi Stati membri possono essere citati davanti al giudice del domicilio di uno di essi, nell'ambito di un'azione per contraffazione, quando il titolare del marchio UE deduce contro ciascuno una violazione sostanzialmente identica del medesimo marchio e i convenuti sono legati da un contratto di distribuzione esclusiva.

Principio affermato

Il contratto di distribuzione esclusiva non è di per sé irrilevante ai fini dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012: può costituire un indice significativo dell'esistenza di un collegamento sufficientemente stretto tra le domande, specie se la contraffazione contestata è sostanzialmente identica e riguarda lo stesso marchio UE. Resta però necessario un accertamento concreto del giudice nazionale sulla medesima situazione di fatto e di diritto e sull'assenza di finalità elusive.