Tribunale, Sentenza T-1159/23

Marchio dell’Unione europea – opposizione fondata su segno anteriore non registrato

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio denominativo 613. Il contenzioso attiene, in particolare, all’uso dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001 e alle regole procedurali sul contenuto dell’atto di opposizione previste dal regolamento delegato (UE) 2018/625.

Fatti e procedimento amministrativo

Giada SpA aveva presentato domanda di registrazione del marchio UE denominativo 613 per prodotti della classe 25. Jacob Cohen Company SpA aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore non registrato J613, invocando sia l’articolo 8, paragrafo 4, sia l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Nel modulo online di opposizione, per ciascun motivo, la ricorrente aveva indicato nella rubrica "Territori(o)" la voce "EUIPO". Solo con la memoria contenente i motivi, depositata dopo la scadenza del termine di opposizione, aveva precisato che i territori interessati erano Germania, Italia e Austria, producendo inoltre elementi sul contenuto della normativa applicabile. La divisione di opposizione respingeva l’opposizione e la commissione di ricorso confermava il rigetto.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, da un lato, che l’EUIPO avesse errato nel ritenere non provata la protezione del marchio non registrato ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, e che la menzione "EUIPO" fosse frutto di una impostazione obbligata e fuorviante dello strumento online. Sosteneva inoltre che l’Ufficio avrebbe dovuto segnalarle l’irregolarità e consentirle di sanarla.

Dall’altro lato, la ricorrente deduceva che, nonostante il rigetto del motivo ex articolo 8, paragrafo 4, la commissione di ricorso avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito tutte le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, anche perché la controinteressata avrebbe depositato il marchio richiesto come titolare di una licenza esclusiva senza consenso.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, relativo alla domanda di marchio presentata dall’agente o rappresentante del titolare senza consenso;
• l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, relativo ai segni anteriori non registrati o altri segni usati nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale;
• l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che fissa il termine di tre mesi per l’opposizione;
• l’articolo 2, paragrafo 2, lettere b), punto iv), e c), del regolamento delegato 2018/625, sul contenuto dell’atto di opposizione e sull’indicazione del territorio;
• l’articolo 5, paragrafi 3 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato 2018/625, sull’ammissibilità e sull’onere della prova.

Ragionamento del Tribunale sul motivo ex articolo 8, paragrafo 4

Il Tribunale afferma che l’opposizione basata su un segno anteriore non registrato richiede cumulativamente: uso nella normale prassi commerciale, portata non puramente locale, acquisizione del diritto secondo la normativa applicabile prima della domanda di marchio UE e diritto di vietare l’uso del marchio successivo.

Quanto alla terza condizione, è l’opponente che deve identificare il diritto applicabile e dimostrare che il segno è protetto in forza di tale diritto. Inoltre, il regolamento delegato 2018/625 impone che l’atto di opposizione contenga una chiara identificazione del diritto anteriore e, se esso esiste in uno o più Stati membri, l’indicazione di tali Stati.

Nel caso concreto, la sola indicazione "EUIPO" nella rubrica "Territori(o)" dell’atto di opposizione, pur non essendo chiarissima, è stata ritenuta sufficiente a far intendere che la ricorrente facesse riferimento a una protezione nell’Unione, ma non a dimostrare il contenuto e l’estensione del diritto anteriore. La successiva precisazione contenuta nella memoria depositata oltre il termine non poteva essere considerata, poiché la portata dell’opposizione si cristallizza alla scadenza del termine di opposizione e i documenti successivi non possono modificarne la base, a tutela dei termini perentori e della parità di trattamento.

Il Tribunale esclude anche che l’EUIPO fosse tenuto ad invitare la ricorrente a regolarizzare l’atto: le irregolarità relative ai requisiti richiamati dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), rientrano tra quelle per le quali il regolamento prevede già il regime dell’articolo 5, paragrafo 3, senza automatica facoltà di sanatoria postuma su invito dell’Ufficio.

Ragionamento del Tribunale sul motivo ex articolo 8, paragrafo 3

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 3, tutela il titolare del marchio contro il deposito, da parte dell’agente o rappresentante, della domanda a proprio nome e senza consenso; le condizioni sono cumulative, tra cui quella preliminare che l’opponente sia effettivamente titolare del marchio anteriore.

Poiché la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza e la protezione del segno anteriore non registrato, la commissione di ricorso poteva concludere che mancava proprio la prova della titolarità del diritto anteriore. Di conseguenza, non era necessario esaminare le altre condizioni dell’articolo 8, paragrafo 3. Il Tribunale aggiunge che non può sostituirsi all’organo amministrativo svolgendo esso stesso un esame nel merito su condizioni che la commissione non ha valutato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Jacob Cohen Company SpA alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti di opposizione davanti all’EUIPO:

• la base fattuale e giuridica dell’opposizione deve risultare chiaramente dall’atto di opposizione presentato entro il termine;
• la prova della protezione del segno anteriore non registrato grava integralmente sull’opponente;
• gli elementi depositati dopo la scadenza del termine non possono ampliare o modificare la portata dell’opposizione;
• la mancanza di prova dell’esistenza del segno anteriore impedisce sia l’accoglimento del motivo ex articolo 8, paragrafo 4, sia quello ex articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.