Tribunale, Sentenza T-574/19

Nullità di un disegno o modello comunitario per funzione tecnica

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno o modello comunitario registrato da Tinnus Enterprises LLC. Il contenzioso concerneva un prodotto descritto come impianti per la distribuzione di fluidi, destinato a riempire simultaneamente palloncini per battaglie d’acqua.

Fatti e procedimento amministrativo

Tinnus Enterprises era titolare del disegno o modello comunitario n. 1431 829-0001, depositato il 10 marzo 2015. Nella domanda di registrazione il prodotto era indicato come «impianti per la distribuzione di fluidi», classificato nella classe 23.01 dell’accordo di Locarno. Nel 2016 Mystic Products Import & Export e, successivamente, Koopman International presentarono domande di dichiarazione di nullità fondate sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sostenendo che tutte le caratteristiche del disegno o modello erano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.

La divisione di annullamento accolse le domande e dichiarò nullo il disegno o modello. La commissione di ricorso confermò tale conclusione con decisione del 12 giugno 2019, affermando che il disegno o modello poggiava su caratteristiche determinate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto e doveva quindi essere dichiarato nullo.

Normativa rilevante

La pronuncia si fonda soprattutto sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, secondo cui un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Il Tribunale richiama inoltre il considerando 10 del medesimo regolamento e, in particolare, la sentenza della Corte dell’8 marzo 2018, DOCERAM (C‑395/16), quale criterio interpretativo decisivo.

Quadro interpretativo fornito da DOCERAM

Il Tribunale ricorda che, secondo DOCERAM, per applicare l’articolo 8, paragrafo 1, occorre verificare se la funzione tecnica sia il solo fattore che ha determinato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto. Non è decisiva la sola esistenza di disegni o modelli alternativi, ma devono essere considerate tutte le circostanze oggettive rilevanti, purché corroborate da prove affidabili. Tra queste possono rientrare il disegno o modello stesso, i dati sull’utilizzazione del prodotto, le ragioni oggettive della scelta delle caratteristiche e l’eventuale esistenza di alternative tecniche.

Esame del primo motivo

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse adottato un approccio strutturato: avrebbe dovuto prima individuare la funzione tecnica del prodotto, poi le caratteristiche dell’aspetto, quindi verificare se ciascuna caratteristica fosse determinata unicamente dalla funzione tecnica e, infine, passare agli articoli da 4 a 6 del regolamento per novità e carattere individuale. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse effettivamente seguito le fasi corrette: ha individuato la funzione tecnica del prodotto, ha identificato le caratteristiche visibili del prodotto, ha verificato se tali caratteristiche fossero determinate unicamente dalla funzione tecnica e, avendo concluso in senso affermativo, non aveva più necessità di esaminare novità e carattere individuale.

Il Tribunale ha inoltre respinto la censura secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe esaminato nel merito la testimonianza del creatore del disegno o modello, rilevando che tale testimonianza era stata in realtà considerata e confutata nel merito.

Esame del secondo motivo

La ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse confuso le caratteristiche dell’aspetto del prodotto con i suoi elementi costitutivi e avesse analizzato le funzioni dei singoli elementi anziché la funzione tecnica del prodotto nel suo insieme. Il Tribunale ha osservato che, per un prodotto complesso, le caratteristiche dell’aspetto possono coincidere con gli elementi visibili che lo compongono e che, data la complessità del prodotto, è legittimo procedere a un esame approfondito e non a una mera analisi visiva.

Il Tribunale ha poi chiarito che, quando un prodotto complesso è composto da più elementi, è corretto verificare la funzione tecnica di ciascuna caratteristica e il nesso causale tra la funzione di quella caratteristica e la funzione del prodotto nel suo insieme. In tale contesto, il fatto che le singole caratteristiche abbiano funzioni diverse non esclude l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, se tutte contribuiscono al risultato tecnico perseguito. Pertanto, anche questo motivo è stato respinto.

Esame del terzo motivo

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse attribuito eccessivo peso agli altri disegni o modelli comunitari da essa detenuti e alla domanda di brevetto europeo relativa al medesimo prodotto. Il Tribunale ha precisato che l’esistenza di disegni o modelli alternativi non è determinante, ma costituisce una circostanza oggettiva che può essere considerata. Ha inoltre rilevato che la commissione di ricorso non si era basata solo su tali elementi, ma aveva esaminato anche il disegno o modello controverso, la natura e l’utilizzazione del prodotto, nonché i dati oggettivi sulla funzione delle caratteristiche.

Quanto alla domanda di brevetto, il Tribunale ha confermato che essa poteva essere usata come fonte di informazioni per comprendere il prodotto, le sue componenti e la loro funzione tecnica. Tuttavia, la commissione di ricorso non si era limitata a quella fonte né aveva utilizzato una scorciatoia argomentativa: aveva integrato tale documento con altre circostanze oggettive rilevanti. Anche il terzo motivo è stato quindi respinto.

Esame del quarto motivo e valutazione finale

La ricorrente sosteneva, da un lato, che almeno alcune caratteristiche del prodotto non fossero determinate unicamente dalla funzione tecnica e, dall’altro, che il disegno o modello avesse un aspetto sobrio, pulito ed elegante, paragonabile a un fiore su uno stelo. Il Tribunale ha ritenuto tale valutazione soggettiva e non sufficientemente supportata da elementi oggettivi; ha inoltre dato rilievo al fatto che la stessa documentazione mostrava descrizioni molto diverse dell’aspetto del prodotto. Le affermazioni sul successo commerciale e sui premi ottenuti non sono state considerate idonee a dimostrare la presenza di considerazioni estetiche nella progettazione.

Il Tribunale ha infine respinto gli argomenti relativi al carattere individuale del disegno o modello e all’articolo 8, paragrafo 2, perché la commissione di ricorso non aveva statuito su tali profili, limitandosi all’articolo 8, paragrafo 1. Di conseguenza, il Tribunale non poteva pronunciarsi su tali aspetti né in annullamento né in riforma.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Tinnus Enterprises è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO e da Koopman International.