Tribunale, Sentenza T-589/20

Opposizione al marchio UE MAIMAI MADE IN ITALY: uso effettivo del marchio anteriore YAMAMAY e rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento n. 207/2009

La pronuncia riguarda un ricorso al Tribunale avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra il segno richiesto MAIMAI MADE IN ITALY e il marchio anteriore YAMAMAY. La controversia attiene soprattutto alla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, all’ammissibilità di nuove prove in fase di ricorso e alla valutazione del rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

La Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl aveva depositato nel 2012 la domanda di marchio dell’Unione europea MAIMAI MADE IN ITALY per prodotti delle classi 18, 25 e 26. Inticom SpA aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE anteriore denominativo YAMAMAY, registrato per prodotti delle stesse classi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La ricorrente aveva chiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. La divisione di opposizione aveva inizialmente respinto l’opposizione ritenendo i segni non confondibili; in seguito, su ricorso dell’opponente, la seconda commissione di ricorso aveva rinviato la causa alla divisione di opposizione. Quest’ultima aveva poi accolto parzialmente l’opposizione per i prodotti della classe 25, ritenendo provato l’uso del marchio YAMAMAY per articoli di abbigliamento e calzature e sussistente un rischio di confusione.

La seconda commissione di ricorso, con la decisione del 14 luglio 2020, aveva respinto il ricorso della domanda di marchio e aveva anche ammesso, per completezza, nuove prove dell’uso prodotte per la prima volta in fase di ricorso.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale precisa che, in ragione della data di deposito della domanda di marchio, il diritto sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. In materia di prova dell’uso effettivo rilevano inoltre il regolamento delegato (UE) 2018/625 e, per alcuni profili richiamati dalla decisione, il regolamento (CE) n. 2868/95.

Sono richiamati anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 47, nonché le disposizioni organizzative dell’EUIPO sulla composizione e assegnazione delle commissioni di ricorso.

Primo motivo: assegnazione della causa alla stessa commissione di ricorso

La ricorrente aveva sostenuto che l’articolo 18, paragrafo 1, della decisione 2018-9 del presidium delle commissioni di ricorso fosse illegittimo perché, consentendo la riassegnazione alla stessa commissione di una causa già decisa, avrebbe violato i diritti a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità. Ha osservato che le norme dell’EUIPO richiamate non impongono che, dopo un primo rinvio o dopo una precedente pronuncia della commissione, la nuova trattazione avvenga davanti a una commissione di diversa composizione. Ha inoltre escluso che dagli articoli 41 e 47 della Carta derivi un principio generale che obblighi a rinviare il procedimento a un organo diversamente costituito.

Secondo motivo: prove dell’uso effettivo e loro ammissibilità

La ricorrente aveva contestato l’ammissibilità delle nuove prove dell’uso prodotte per la prima volta in fase di ricorso e aveva affermato che l’EUIPO non avesse rispettato il contraddittorio. Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un potere discrezionale nel prendere in considerazione fatti e prove tardivi e che l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 consente l’ammissione di prove nuove se sono prima facie rilevanti e integrative di quelle già prodotte o se vi sono valide ragioni per la loro tardiva produzione.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva espressamente rilevato che i nuovi elementi erano pertinenti e rafforzavano le prove già depositate, in particolare quanto all’uso in Italia per calzature, e il Tribunale ha ritenuto corretta tale valutazione. Ha anche constatato che la ricorrente era stata posta in condizione di replicare, sicché non vi era violazione del contraddittorio.

Secondo motivo: regolarità formale delle prove

La ricorrente aveva poi affermato che la documentazione prodotta fosse irregolare, perché confusionaria, non tradotta o non correttamente descritta. Il Tribunale ha respinto anche questa censura: per le prove presentate in ricorso, l’indice degli allegati rettificato soddisfaceva i requisiti formali richiesti; per le prove prodotte in opposizione, la divisione di opposizione aveva già rilevato che la traduzione non era obbligatoria salvo richiesta specifica dell’EUIPO, e comunque il contenuto era comprensibile e contestato dalla ricorrente stessa.

Secondo motivo: alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore

Un ulteriore profilo riguardava l’uso del marchio in forma figurativa. La ricorrente sosteneva che la forma utilizzata alterasse il carattere distintivo del marchio denominativo YAMAMAY, perché dotata di elementi grafici specifici. Il Tribunale ha ricordato il principio secondo cui un marchio è considerato usato anche quando è impiegato in una forma differente da quella registrata, purché le differenze non ne alterino il carattere distintivo.

Nel caso di specie, il termine "yamamay" restava perfettamente leggibile e gli elementi figurativi avevano natura sostanzialmente decorativa; quindi l’uso in tale forma costituiva uso del marchio registrato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001.

Terzo motivo: prova dell’uso effettivo del marchio YAMAMAY

La ricorrente sosteneva che la prova dell’uso fosse stata valutata solo parzialmente e che comunque riguardasse, al più, categorie ristrette come abbigliamento intimo, pigiameria e costumi da bagno. Il Tribunale ha richiamato il periodo pertinente ai fini della prova dell’uso, ossia dal 21 novembre 2007 al 20 novembre 2012.

Ha poi ritenuto sufficiente la documentazione esaminata dalla commissione di ricorso, costituita in particolare da:

• rassegna stampa pubblicata in Grecia, Italia e Spagna;
• fatture emesse verso clienti in vari Stati membri;
• altri elementi integrativi, compreso un contratto di licenza e relative fatture di royalties.

Secondo il Tribunale, tali elementi dimostravano un uso pubblico ed esterno del marchio per articoli di abbigliamento e calzature e non un uso fittizio. Ha altresì ricordato che la prova dell’uso effettivo non richiede successo commerciale rilevante né uso in una parte sostanziale del territorio dell’Unione.

Quarto motivo: rischio di confusione tra i segni

In ordine al rischio di confusione, il Tribunale ha confermato l’impostazione della commissione di ricorso.

Comparazione dei prodotti

I prodotti della domanda contestata, in particolare "articoli di abbigliamento" e "calzature", erano stati ritenuti, in parte, identici e, in parte, simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore per i quali era stato provato l’uso. Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la comparazione avrebbe dovuto essere limitata a categorie più ristrette, osservando che l’uso era stato dimostrato per le categorie più ampie registrate nel marchio anteriore.

Comparazione dei segni

Sotto il profilo visivo, i segni MAIMAI e YAMAMAY presentavano una somiglianza ridotta ma reale, data la comune sequenza di lettere "mama"; l’espressione "made in italy" era non distintiva. Sotto il profilo fonetico, la pronuncia risultava molto simile, anche perché l’elemento accessorio "made in italy" tendeva a non essere pronunciato. Sotto il profilo concettuale, non essendovi alcun significato chiaro e definito, non era possibile effettuare un confronto concettuale utile.

Il Tribunale ha inoltre precisato che la comparazione va effettuata tra i segni come registrati o come richiesti, non con eventuali varianti figurative diverse.

Valutazione globale

Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, il Tribunale ha condiviso la conclusione della commissione di ricorso: il pubblico di riferimento poteva credere che i prodotti recanti il marchio MAIMAI MADE IN ITALY provenissero dalla stessa impresa che commercializza prodotti con il marchio YAMAMAY o da imprese economicamente collegate. Il rischio di confusione è stato quindi confermato per i prodotti della classe 25.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl alle spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• l’EUIPO può ammettere in ricorso prove dell’uso prodotte tardivamente se sono rilevanti e integrative;
• l’uso di un marchio in una forma figurativa non esclude la prova dell’uso se non altera il carattere distintivo del segno registrato;
• la prova dell’uso effettivo richiede un impiego reale sul mercato, ma non un successo commerciale significativo;
• il rischio di confusione va valutato globalmente, considerando l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti.