Tribunale, Sentenza T-609/21

Marchio UE STEAM: uso effettivo e revoca parziale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno STEAM, impiegato su cartoni di trasporto e in combinazione con il termine "beer", sia stato usato effettivamente per taluni prodotti della classe 32.

Fatti e procedimento amministrativo

L’interveniente aveva chiesto la registrazione del segno denominativo STEAM per prodotti di classe 32, in particolare birre e bevande a base di malto. Il marchio è stato registrato nel 2009. Nel 2018 Privatbrauerei Eichbaum ha chiesto la revoca per non uso ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso ha invece revocato il marchio per "non-alcoholic beer", "alcohol reduced beer", "malt beer" e "malt beverages", ritenendo provato l’uso effettivo solo per "beer" e "alcoholic beer".

Domande sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva che:

• le fotografie dei cartoni di trasporto non bastavano a provare l’uso effettivo;
• il segno apposto sui cartoni era usato in forma alterata, come ANCHOR STEAM BEER, con modifica del carattere distintivo del marchio STEAM;
• l’espressione "steam beer" era descrittiva e non indicativa dell’origine commerciale;
• la decisione era carente di motivazione e aveva violato il diritto di essere sentiti, anche con riguardo a taluni documenti prodotti in sede amministrativa.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, sulla revoca per mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni;
• l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del medesimo regolamento, che ammette l’uso in forma diversa se non ne viene alterato il carattere distintivo;
• l’articolo 94, paragrafo 1, sul dovere di motivazione e sul rispetto del diritto di essere sentiti;
• l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625, sui mezzi di prova dell’uso;
• l’articolo 47, paragrafo 2, richiamato per il principio dell’uso in forma variata.

Inammissibilità di nuovi documenti in giudizio

L’EUIPO aveva eccepito l’inammissibilità degli allegati A.9-A.12, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale accoglie l’eccezione: nel giudizio di legittimità ex articolo 72 del regolamento 2017/1001 non può essere introdotta nuova prova per contestare le valutazioni della commissione di ricorso, salvo il caso di fatti notori. Il richiamo alla sentenza Primart non consente di superare tale limite.

Motivazione della decisione e diritto di essere sentiti

Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva spiegato perché l’apposizione del segno sui cartoni di trasporto potesse dimostrare uso effettivo e aveva richiamato la giurisprudenza pertinente. Non è necessario che l’organo amministrativo risponda puntualmente a tutti gli argomenti delle parti, ma solo agli elementi determinanti.

Quanto al diritto di essere sentiti, il Tribunale ricorda che esso copre il materiale fattuale e giuridico su cui si fonda la decisione, ma non impone all’EUIPO di seguire la tesi della parte. La ricorrente aveva potuto contestare in sede amministrativa le fotografie e gli altri documenti; inoltre non può invocare una violazione in relazione ad atti sui quali avrebbe potuto prendere posizione davanti alla commissione di ricorso, ma non lo ha fatto.

Uso effettivo del marchio: criteri generali

Il Tribunale ribadisce che l’uso effettivo richiede un impiego conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine dei prodotti o servizi, e che occorre una valutazione globale di luogo, tempo, estensione e natura dell’uso. La prova deve essere concreta e oggettiva; può derivare dalla combinazione di più elementi, anche se ciascuno, isolatamente, sarebbe insufficiente.

Uso sui cartoni di trasporto come uso effettivo

La Corte rileva che le prove prodotte dall’interveniente comprendevano:

• fatture dal 2013 al 2018 per prodotti indicati come "anchor steam beer";
• fotografie di cartoni con il segno STEAM BEER;
• dichiarazioni di importatori e del CEO;
• elementi sul volume e sulla destinazione delle spedizioni.

Il Tribunale conferma che il periodo rilevante andava dal 2 ottobre 2013 al 1 ottobre 2018. La collocazione del segno sui cartoni di trasporto può integrare uso effettivo, poiché la normativa di prova include espressamente le confezioni e la giurisprudenza non richiede che il marchio sia apposto direttamente sul prodotto. È sufficiente che il segno sia visibile lungo la catena distributiva e ai distributori, che fanno parte del pubblico rilevante.

Valore probatorio delle dichiarazioni e delle fotografie

Il Tribunale ammette che le dichiarazioni di persone legate alla titolare del marchio hanno un valore probatorio inferiore rispetto a quelle di terzi e non bastano da sole. Tuttavia, nel caso di specie, la dichiarazione del CEO era corroborata da fatture, fotografie e dichiarazioni dei distributori. Anche il fatto che alcune fotografie fossero state scattate a ridosso della fine del periodo rilevante non ne inficia la rilevanza, poiché circostanze successive possono confermare l’uso durante il periodo esaminato.

Uso in forma diversa e carattere distintivo

La ricorrente sosteneva che la combinazione ANCHOR STEAM BEER alterasse il carattere distintivo del marchio STEAM. Il Tribunale respinge l’argomento: il termine "beer" è puramente descrittivo dei prodotti e quindi privo di distintività; non può alterare il carattere distintivo del segno registrato. La presenza di "Anchor" su un lato del cartone non cambia questa conclusione, perché l’eventuale percezione simultanea dei lati del cartone è una circostanza casuale e non idonea a dimostrare la modificazione del marchio registrato.

Uso descrittivo del segno STEAM BEER

Il Tribunale osserva che, dalle fotografie, il segno STEAM BEER era rappresentato in modo figurativo e centrale sui cartoni, con una funzione di indicazione di origine e non meramente descrittiva. Il richiamo al simbolo ® non è decisivo, ma costituisce un elemento contestuale che l’EUIPO poteva considerare. Inoltre, la ricorrente, di fatto, mirava anche a contestare la distintività intrinseca del marchio STEAM; ma la revoca per non uso non è la sede per rimettere in discussione la validità del marchio registrato.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso: conferma la decisione dell’EUIPO e la revoca parziale del marchio per i prodotti per i quali l’uso effettivo non era stato dimostrato. Le spese sono poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.