Tribunale, Sentenza T-32/21

Rivendicazione della preesistenza di marchi nazionali anteriori e scadenza della registrazione

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da Daw SE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. Oggetto della controversia è la rivendicazione di preesistenza di marchi nazionali denominativi anteriori identici per il marchio UE denominativo Muresko.

Fatti e procedimento

Daw SE aveva presentato all’EUIPO una rivendicazione di preesistenza basata su marchi nazionali polacco e tedesco. La stessa ricorrente non contestava che, al momento della presentazione della rivendicazione, la registrazione di tali marchi fosse già scaduta. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto della rivendicazione da parte dell’esaminatrice.

Domanda dedotta con il ricorso

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che l’articolo 40 del regolamento (UE) 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 39, non richiedesse che il marchio nazionale anteriore fosse ancora registrato al momento della rivendicazione. Secondo Daw SE, sarebbe stato sufficiente che quel marchio fosse stato in passato oggetto di una rivendicazione di preesistenza accolta per un altro marchio UE, così da poter sfruttare la stessa presunzione anche per il marchio UE in causa.

Normativa rilevante

Il Tribunale si fonda in particolare sugli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2017/1001, che disciplinano la rivendicazione di preesistenza dei marchi nazionali anteriori in favore del marchio UE. Richiama anche l’articolo 139, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nonché l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura per statuire senza fase orale.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda innanzitutto che le disposizioni derogatorie vanno interpretate restrittivamente, perché la rivendicazione di preesistenza costituisce una deroga al principio secondo cui, senza rinnovo, il marchio nazionale perde i propri effetti.

Sul piano letterale, l’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 usa il presente indicativo e presuppone che il marchio nazionale anteriore sia un marchio "registrato" o "che è registrato" al momento della rivendicazione. Ne deriva che non è sufficiente una registrazione esistita in passato.

Sul piano sistematico, l’articolo 40 deve essere letto con l’articolo 39, paragrafo 3: la rivendicazione di preesistenza ha il solo effetto di consentire al titolare del marchio UE di continuare a beneficiare, per quel marchio UE e per i prodotti o servizi interessati, dei diritti che avrebbe avuto se il marchio nazionale fosse rimasto registrato. La finzione non fa sopravvivere in via autonoma il marchio nazionale, né consente di trasferire la sua efficacia a un diverso marchio UE.

Il Tribunale sottolinea inoltre che tale interpretazione è coerente con le direttive di esame dell’EUIPO, secondo cui la registrazione anteriore deve essere ancora in vigore quando la preesistenza è rivendicata. Viene poi chiarito che il considerando 12 del regolamento 2017/1001 non può derogare al testo degli articoli 39 e 40, e che la sentenza Peek & Cloppenburg non supporta la tesi della ricorrente.

Decisione

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto: il marchio nazionale anteriore identico deve essere registrato e in vigore alla data di presentazione della rivendicazione di preesistenza. Il ricorso è quindi respinto e Daw SE è condannata alle spese.

Principio affermato

La rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale anteriore identico, ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2017/1001, richiede che il marchio nazionale sia ancora registrato al momento della rivendicazione; la preesistenza già riconosciuta per un altro marchio UE non consente di eludere tale requisito né di riattivare diritti già scaduti.