Tribunale, Sentenza T-94/24

Revoca parziale del marchio UE AIRBNB per mancato uso genuino

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione settima, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Airbnb, Inc. contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 dicembre 2023, adottata in un procedimento di revoca per mancato uso del marchio UE denominativo AIRBNB. La controversia riguarda la prova dell’uso genuino del marchio per una serie di servizi delle classi 35, 36, 38, 39, 41 e 43.

Fatti e procedimento dinanzi all’EUIPO

Airbnb aveva chiesto la registrazione del marchio AIRBNB per numerosi servizi delle classi 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e 45. Successivamente Airtasker Pty Ltd aveva chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 per difetto di uso genuino. La Cancellation Division dell’EUIPO aveva accolto la domanda solo in parte; entrambe le parti avevano impugnato tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso, che aveva poi mantenuto la revoca per una parte dei servizi e riconosciuto l’uso genuino solo per alcuni servizi legati a temporary lodging e leisure activities.

Quadro normativo e criteri sull’uso genuino

Il Tribunale richiama i principi consolidati sull’uso genuino del marchio: il segno deve essere utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’origine commerciale dei servizi, con uso pubblico e verso l’esterno, non meramente simbolico. La valutazione richiede un apprezzamento globale di tutti gli elementi pertinenti, e la prova incombe al titolare del marchio ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. La prova deve essere concreta, oggettiva e sufficiente; non bastano presunzioni o probabilità.

Primo motivo: limitazione dei servizi alla subcategoria legata a temporary lodging e leisure activities

Airbnb contestava che la commissione di ricorso avesse ristretto l’uso provato a una subcategoria più limitata rispetto alle sue attività attuali e future, sostenendo che la sua offerta comprendesse anche travel, temporary offices, meeting spaces, education, entertainment, cultural experiences ed excursions. Il Tribunale respinge integralmente tale censura. Osserva che, se il marchio è registrato per una categoria ampia di servizi ma l’uso è provato solo per una parte di essi, la tutela non può estendersi oltre l’uso effettivo per il solo fatto che il titolare conservi un interesse a un’espansione futura. La nozione di leisure activities è ritenuta sufficientemente coerente con le attività descritte nel materiale probatorio, mentre il richiamo alla nozione di travel contenuta nella direttiva 2015/2302 è giudicato irrilevante, poiché per la registrazione del marchio conta la classificazione di Nizza. Anche l’intenzione futura di ampliare l’attività, ad esempio al booking of transportation, non può sostituire la prova dell’uso effettivo nel periodo quinquennale rilevante.

Classe 35: pubblicità e database online

Per la classe 35 il Tribunale conferma il rigetto della revoca solo in parte già operato dall’EUIPO, ma respinge le doglianze di Airbnb contro la revoca confermata per servizi di advertising, online computer databases e servizi analoghi. Quanto ai servizi pubblicitari, il materiale prodotto - newsletter e magazine con contenuti su alloggi, esperienze e destinazioni - è ritenuto mera promozione dell’attività propria della piattaforma e non prova di servizi pubblicitari resi a terzi. La Corte precisa che promuovere gli annunci degli host all’interno della propria piattaforma non equivale a offrire un servizio di advertising autonomo. Quanto ai database, la piattaforma è vista come strumento funzionale alla prenotazione degli alloggi e delle esperienze, non come servizio indipendente di gestione di database o di advertising databases reso nel mercato come tale.

Classe 36: recensioni, pagamenti e protezione acquisti

Nella classe 36 il Tribunale distingue tra i diversi servizi. Conferma che non vi è prova sufficiente per i servizi di payment processing e di purchase protection, poiché Airbnb si limita a processare pagamenti per servizi di alloggio o esperienze, senza mostrarsi come operatore autonomo del mercato dei servizi di pagamento elettronico o di protezione acquisti. Al contrario, accoglie il motivo relativo a "providing reviews and feedback about listers and renters of real estate, from virtual communities and from social networking sites". Le estrazioni della piattaforma mostravano infatti recensioni di soggiorni in numerosi Stati membri, funzioni di commento e interazione tra utenti e host, così da configurare una vera comunità virtuale. L’EUIPO aveva ignorato tale materiale probatorio; per questo la decisione è annullata limitatamente a questo servizio.

Classe 38: bulletin boards e messaggistica

Per i servizi della classe 38 il Tribunale conferma la revoca. Ritiene che l’affidavit del legale interno di Airbnb, privo di supporto oggettivo, non basti a provare l’uso genuino. Gli altri documenti prodotti non dimostrano in modo adeguato la portata dei messaggi, delle recensioni e delle interazioni nel territorio dell’Unione durante il periodo rilevante, né l’offerta autonoma di bulletin boards per la trasmissione di messaggi tra utenti come servizio di mercato separato.

Classe 39: servizi di viaggio

Per la classe 39 la Corte conferma la conclusione dell’EUIPO secondo cui Airbnb ha provato l’uso genuino solo per servizi di online travel arrangement in relazione a temporary lodging e leisure activities, ma non per i servizi più ampi di travel arrangement o di travel information non limitati a tale ambito. Il Tribunale osserva che la piattaforma consente la prenotazione di alloggi e attività, non la progettazione o organizzazione di viaggi completi o pacchetti di viaggio in senso proprio.

Classe 41: newsletter, education e entertainment

Per la classe 41 il Tribunale respinge le censure su newsletter, education, entertainment, sporting and cultural activities. Le newsletter prodotte sono considerate strumenti promozionali dell’attività di Airbnb, finalizzati a incentivare prenotazioni di alloggi ed esperienze sulla piattaforma, non un servizio autonomo di pubblicazione di newsletter a favore di terzi. Quanto a education ed entertainment, le esperienze prenotabili tramite la piattaforma non dimostrano che il marchio sia stato usato come indicatore di origine commerciale di tali servizi in senso autonomo, bensì come segno della piattaforma di prenotazione.

Classe 43: temporary accommodation e food and drink

Per la classe 43 il Tribunale conferma la revoca. I documenti prodotti, compresi gli invoice, mostrano che Airbnb offre la piattaforma di intermediazione e pagamento, ma non provano che il marchio sia stato usato come indicatore dell’origine dei servizi di temporary accommodation o di food and drink come servizi autonomi forniti dalla società.

Decisione e riparto delle spese

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO solo nella parte in cui ha confermato la revoca per il servizio della classe 36 relativo a reviews and feedback about listers and renters of real estate, from virtual communities and from social networking sites. Per il resto, il ricorso è respinto. Poiché entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti, ciascuna sopporta le proprie spese.