Tribunale, Sentenza T-1032/23

Revoca parziale del marchio UE AIRBNB per difetto di uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Airbnb, Inc. avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca parziale del marchio verbale UE AIRBNB. Il tema centrale è l’uso effettivo del marchio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Airbnb aveva ottenuto la registrazione del segno AIRBNB per numerose classi di beni e servizi. Airtasker Pty Ltd aveva poi chiesto la revoca della registrazione per tutti i prodotti e servizi coperti, sostenendo la mancanza di uso genuino nel quinquennio rilevante. La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda solo in parte; la commissione di ricorso aveva quindi riunito i ricorsi delle parti e, con la decisione impugnata, aveva confermato la revoca per una parte dei beni e servizi, ma aveva mantenuto il marchio per alcune sottocategorie, soprattutto collegate a temporary accommodation e leisure activities.

Quadro normativo e criterio dell’uso genuino

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio UE è revocato se, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i beni o servizi registrati, salvo giustificati motivi di non uso. Richiama inoltre l’articolo 64, paragrafo 2, sul riparto dell’onere della prova, e l’articolo 33, paragrafo 1, sulla classificazione secondo la classificazione di Nizza.

Il Tribunale ribadisce che l’uso genuino richiede:

• un uso conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei beni o servizi;
• un uso pubblico e verso l’esterno;
• una valutazione globale di tutti gli elementi di prova;
• una prova solida e oggettiva, non fondata su mere probabilità o presunzioni.

Primo, secondo e quinto motivo: sottocategorie troppo restrittive e nozione di travel

Airbnb sosteneva che la commissione di ricorso avesse illegittimamente ristretto l’analisi a una sottocategoria molto limitata, collegata a temporary accommodation e leisure activities, trascurando il suo reale ambito di attività e il suo legittimo interesse a espandersi in futuro. Contestava anche l’interpretazione del termine “travel”, invocando la definizione contenuta nella direttiva (UE) 2015/2302.

Il Tribunale respinge queste censure. Osserva che il titolare di un marchio registrato per un’ampia gamma di servizi non può far prevalere il proprio interesse a conservare una protezione estesa su servizi non utilizzati contro l’interesse dei concorrenti a registrare marchi per tali servizi. La dimensione ampia delle categorie registrate è un elemento decisivo dell’equilibrio tra mantenimento dei diritti esclusivi e prevenzione di una protezione eccessiva per servizi non realmente sfruttati.

Quanto a “travel”, il Tribunale rileva che la classificazione rilevante è quella di Nizza e che la classificazione di altri atti dell’Unione non è decisiva. Inoltre, la prova prodotta non dimostrava un uso del marchio per servizi di fornitura di informazioni nel settore dei viaggi in classe 39. Gli elementi prodotti mostravano al più un’evoluzione futura verso servizi travel-related, non un uso effettivo nel periodo rilevante. Di conseguenza, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso anche sulla limitazione alle sottocategorie esaminate.

Terzo motivo: servizi di pubblicità

Airbnb sosteneva che il segno fosse usato per servizi di advertising perché promuoveva gli alloggi e le esperienze offerti dagli host tramite newsletter e magazine.

Il Tribunale respinge anche questo motivo. Precisa che la commissione di ricorso non aveva equiparato in modo assoluto i servizi di advertising ai soli servizi di agenzie pubblicitarie, ma aveva verificato la prova concreta. Le newsletter e il magazine depositati mostrano solo materiale promozionale dell’attività di Airbnb, ossia la promozione delle proprie offerte di alloggio e leisure tramite la piattaforma. Non emerge invece una prestazione autonoma di servizi pubblicitari resa a terzi. La promozione dei servizi degli host serve a facilitare la vendita delle prestazioni offerte tramite la piattaforma, non a fornire ai terzi un servizio di pubblicità come tale. Pertanto non vi è uso genuino per “advertising” in classe 35.

Quarto motivo: servizi di pulizia

Airbnb contestava la valutazione relativa ai servizi di “providing, organising, and arranging cleaning services”, sostenendo di offrire agli host la possibilità di proporre o organizzare tali servizi e di processarne i relativi pagamenti.

Il Tribunale osserva che le fatture prodotte mostrano prenotazioni, commissioni e talvolta una voce per le cleaning fees, ma non provano che Airbnb svolga essa stessa un servizio di pulizia, organizzazione o arrangiamento delle pulizie. Il marchio nelle fatture è percepito dal consumatore come indicativo del soggetto che gestisce la prenotazione e il pagamento, non come marchio d’origine del servizio di pulizia. Neppure il richiamo all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, lettere b) ed e), del regolamento 2017/1001 consente di qualificare come uso per servizi di pulizia il mero fatto di facilitare la prenotazione e il pagamento di servizi offerti dagli host.

Sesto motivo: social and collaborative travel, entertainment, lodging and dining

Il Tribunale affronta infine le censure su “social and collaborative travel” in classe 39, sui servizi educativi, di intrattenimento, sportivi e culturali in classe 41, e sui servizi di “social and collaborative lodging and dining” in classe 43.

Secondo il Tribunale, le fatture dimostrano che il segno appare su documenti relativi a prenotazioni di soggiorni ed esperienze effettuate tramite la piattaforma. Tuttavia, esse indicano anche che il servizio reso è un “service fee for the use of the online platform”. Da ciò il consumatore desume che Airbnb fornisce la piattaforma di prenotazione e pagamento, non che sia il fornitore diretto dei servizi di soggiorno, intrattenimento, alloggio o ristorazione. Mancando la percezione del segno come indicatore dell’origine commerciale di tali servizi, non è dimostrato l’uso genuino richiesto.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che nessuno dei motivi dedotti da Airbnb è fondato e respinge integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna inoltre Airbnb alle spese, poiché soccombente e perché EUIPO aveva chiesto tale condanna.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

• l’uso genuino deve riguardare il servizio specifico registrato e non una mera attività accessoria o promozionale;
• la prova va valutata globalmente, ma deve essere concreta e oggettiva;
• la protezione del marchio non può essere mantenuta per categorie di servizi non utilizzate solo in ragione di un possibile futuro sviluppo dell’attività;
• la classificazione di Nizza resta il parametro di riferimento per delimitare i beni e servizi nel diritto dei marchi UE.