Corte di giustizia, Sentenza C-425/16

Marchio UE: rapporto tra azione per contraffazione e domanda riconvenzionale di nullità

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof austriaco in materia di marchio dell’Unione europea. La Corte interpreta l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, nel contesto di un’azione per contraffazione e di una domanda riconvenzionale di nullità fondata sulla mala fede del richiedente al momento del deposito del marchio.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Hansruedi Raimund, titolare del marchio denominativo UE "Baucherlwärmer", ha agito contro la sig.ra Michaela Aigner per contraffazione del marchio. La convenuta ha reagito proponendo una domanda riconvenzionale di nullità del marchio, sostenendo che il titolare avesse agito in mala fede. I giudici austriaci di merito hanno respinto l’azione per contraffazione ritenendo sussistente la mala fede, mentre la domanda riconvenzionale risultava ancora pendente o non definitiva nel percorso processuale descritto dal giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• il considerando 16 del regolamento n. 207/2009, relativo all’esigenza di evitare decisioni contrastanti;
• l’articolo 1, paragrafo 2, sul carattere unitario del marchio UE;
• l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), sulla nullità per malafede;
• l’articolo 96, lettera a), sulla competenza dei tribunali dei marchi UE per le azioni di contraffazione;
• l’articolo 99, paragrafo 1, sulla presunzione di validità del marchio;
• l’articolo 100, in particolare i paragrafi 1, 2, 4 e 6, sulla domanda riconvenzionale di nullità e sui suoi effetti;
• l’articolo 104, paragrafi 1 e 2, sulle sospensioni del procedimento;
• l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in relazione ai principi di equivalenza ed effettività.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

• se l’azione per contraffazione possa essere respinta per nullità assoluta senza che la domanda riconvenzionale di nullità sia stata accolta;
• in caso negativo, se sia sufficiente che il giudice accolga la riconvenzionale contestualmente oppure se debba attendere il passaggio in giudicato della decisione sulla riconvenzionale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che il testo dell’articolo 99, paragrafo 1, esprime la presunzione di validità del marchio UE, superabile mediante domanda riconvenzionale di nullità o decadenza. Tuttavia, il solo dato letterale non basta a stabilire se il giudice possa rigettare l’azione per contraffazione senza prima accogliere la riconvenzionale.

Sul piano sistematico e teleologico, la Corte valorizza il carattere unitario del marchio UE e l’obiettivo di evitare decisioni contrastanti. La dichiarazione di nullità resa su domanda riconvenzionale produce effetti erga omnes nell’intera Unione, mentre la decisione resa nell’ambito della sola azione per contraffazione vale solo inter partes. Perciò, se il giudice intende respingere l’azione per contraffazione sul medesimo motivo di nullità assoluta, deve prima accogliere la domanda riconvenzionale di nullità fondata su quel motivo.

Ne consegue che non è corretto respingere l’azione per contraffazione limitandosi a ritenere sussistente la nullità senza avere previamente deciso in senso favorevole sulla riconvenzionale di nullità proposta nel processo.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte precisa però che il regolamento n. 207/2009 non impone che la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale sia divenuta definitiva perché il giudice possa respingere l’azione per contraffazione. Non vi è una norma che subordini tale possibilità al passaggio in giudicato, né una norma che lo vieti.

La Corte richiama quindi i principi di autonomia processuale, equivalenza ed effettività. In mancanza di una disciplina UE puntuale sulle modalità procedurali, spetta agli ordinamenti nazionali regolare il coordinamento tra i rimedi, purché sia garantita la tutela effettiva dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione. Nel caso descritto, il giudice nazionale può trattare congiuntamente domanda riconvenzionale e azione per contraffazione, evitando contrasti decisori. Non è invece necessario attendere che la decisione sulla riconvenzionale sia passata in giudicato, poiché ciò potrebbe generare ritardi eccessivi incompatibili con l’effettività della tutela.

Decisione

La Corte risponde che:

• l’azione per contraffazione non può essere respinta per nullità assoluta senza che il tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta sul medesimo motivo;
• le disposizioni del regolamento n. 207/2009 non ostano a che il tribunale respinga l’azione per contraffazione anche se la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità non è ancora definitiva.

Principi affermati

La pronuncia afferma due principi operativi di rilievo pratico:

• la nullità invocata in via di eccezione nel giudizio per contraffazione non può sostituire la necessaria decisione sulla domanda riconvenzionale quando si vuole ottenere un effetto coerente con il carattere unitario del marchio UE;
• il diritto dell’Unione non impone il giudicato formale della decisione sulla riconvenzionale come condizione per statuire sulla contraffazione, rimettendo ai giudici nazionali il coordinamento processuale nel rispetto dell’effettività.