Corte di giustizia, Sentenza C-231/16

Litispendenza tra marchio nazionale e marchio dell’Unione europea

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Hamburg sulla corretta interpretazione dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, relativo alle azioni civili simultanee o successive basate su marchi nazionali e marchi dell’Unione europea. La controversia oppone Merck KGaA alle società del gruppo Merck & Co. ed è incentrata sull’uso del segno "Merck" in nomi di dominio e su piattaforme social accessibili su Internet in più Stati membri.

Fatti e procedimento principale

Merck KGaA è titolare di un marchio nazionale registrato nel Regno Unito e di un marchio dell’Unione europea denominativo "MERCK". Le convenute utilizzano il termine "Merck" in vari siti Internet e in piattaforme social, con contenuti accessibili globalmente e non geotargetizzati. La ricorrente ha promosso prima un’azione dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), basata sul marchio nazionale, per l’asserita contraffazione nel Regno Unito; poi ha promosso un’azione dinanzi al Landgericht Hamburg, basata sul marchio UE, per l’asserita contraffazione nell’intera Unione.

Nel corso del giudizio tedesco, la ricorrente ha anche rinunciato alle domande nella parte riferita al territorio del Regno Unito, ma la validità e gli effetti di tale rinuncia erano contestati dalle convenute.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare l’articolo 27 sulla litispendenza;
• il regolamento (CE) n. 207/2009, segnatamente i considerando 3, 15, 16 e 17, l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a).

La disposizione centrale prevede che, quando azioni per contraffazione sono proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a giudici di Stati membri diversi, aditi rispettivamente sulla base di un marchio UE e di un marchio nazionale, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito se i marchi sono identici e validi per prodotti o servizi identici.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

• se l’uso identico e mondiale del segno su internet integri i "stessi fatti" ai sensi dell’articolo 109;
• se, in presenza di un’azione nazionale e di un’azione UE, la litispendenza imponga la declinazione totale o solo parziale della competenza del secondo giudice;
• se la rinuncia parziale all’azione UE elimini la litispendenza;
• se l’incompetenza dipenda dalla circostanza che i marchi siano identici e protetti per prodotti o servizi identici.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "stessi fatti"

La Corte osserva che l’articolo 109 non definisce la nozione di "stessi fatti" e che le diverse versioni linguistiche non coincidono pienamente. Per interpretare la disposizione in modo autonomo e uniforme, la Corte si richiama al contesto e alla finalità della norma, che mira, come il regolamento n. 44/2001, a evitare procedimenti paralleli e decisioni incompatibili.

La Corte afferma quindi che la nozione di "stessi fatti" deve essere letta in modo analogo ai criteri della litispendenza del regolamento n. 44/2001, cioè alla luce dell’identità di oggetto e di titolo. Nel caso di azioni per contraffazione, il titolo coincide quando le domande si fondano su diritti esclusivi derivanti da marchi identici; i fatti coincidono se l’illecito dedotto è lo stesso. Tuttavia, l’oggetto della domanda, inteso come scopo pratico della domanda, richiede anche la coincidenza territoriale delle pretese.

Di conseguenza, se un’azione nazionale mira a vietare l’uso del segno nel territorio di uno Stato membro e l’altra, basata sul marchio UE, mira a vietare l’uso nel territorio dell’Unione, le domande coincidono solo in parte: esse sono sovrapponibili soltanto quanto alla presunta contraffazione nello stesso territorio. Una lettura più ampia limiterebbe indebitamente la tutela del marchio UE e contrasterebbe con l’obiettivo di rafforzarne la protezione uniforme.

Portata della declinazione di competenza

La Corte precisa che, quando la sovrapposizione territoriale sussiste, il giudice successivamente adito deve dichiararsi incompetente solo per la parte della controversia che riguarda il territorio già coperto dall’azione proposta per prima. La declinazione non è quindi necessariamente totale: essa è limitata alla porzione di domanda effettivamente duplicata sul piano territoriale.

La Corte collega questa soluzione al carattere unitario del marchio dell’Unione europea: il diritto UE tende a un divieto di uso valido per tutta l’Unione, ma tale portata può subire restrizioni in casi specifici, incluso quello della parziale incompetenza del secondo giudice nella logica della litispendenza speciale.

Effetti della rinuncia parziale

Con riferimento alla rinuncia parziale all’azione dinanzi al giudice successivamente adito, la Corte afferma che, se tale rinuncia è validamente formulata e riguarda proprio il territorio dello Stato membro oggetto dell’azione nazionale proposta per prima, viene meno la condizione dei "stessi fatti" nella parte residua della controversia. In tal caso, il secondo giudice non deve più dichiarare la propria incompetenza rispetto alla parte restante della domanda.

Identità dei marchi e identità dei prodotti o servizi

Quanto all’ultima questione, la Corte sottolinea il dato letterale dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), secondo cui la litispendenza speciale opera "quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici". Ne consegue che il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza solo nella misura in cui il marchio UE e il marchio nazionale siano identici e coprano prodotti o servizi identici. Se il marchio UE è registrato anche per altri prodotti o servizi non coperti dal marchio nazionale, l’incompetenza non si estende automaticamente a tali ulteriori prodotti o servizi.

Dispositivo

La Corte risponde che:

• la nozione di "stessi fatti" ricorre solo quando le azioni per contraffazione riguardano una presunta contraffazione di marchi identici nel territorio degli stessi Stati membri;
• il giudice successivamente adito deve dichiararsi incompetente solo per la parte territorialmente sovrapposta;
• una rinuncia parziale validamente formulata può far venir meno la litispendenza;
• l’incompetenza opera solo per marchi identici validi per prodotti o servizi identici.

Principi di rilievo pratico

Per la pratica forense e consulenziale, la sentenza conferma che nelle controversie di marchio con elementi online la mera accessibilità globale del contenuto non basta da sola a fondare una litispendenza totale: conta anche il perimetro territoriale della tutela chiesta. In presenza di azioni parallele, il professionista deve verificare con precisione l’estensione geografica delle domande, l’eventuale identità dei prodotti o servizi e l’effetto processuale di eventuali rinunce parziali.