Tribunale, Sentenza T-84/19

Marchio dell’Unione europea – opposizione – sospensione del procedimento

La sentenza riguarda dodici ricorsi proposti da Cinkciarz.pl sp. z o.o. contro decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO rese il 7 dicembre 2018 in controversie di opposizione promosse da MasterCard International, Inc. contro domande di marchio dell’Unione europea figurativi. Il nodo centrale è l’uso dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 in presenza di procedimenti paralleli sulla validità dei marchi anteriori e sulla registrazione di un segno identico a un elemento figurativo dei marchi richiesti.

Fatti e procedimento amministrativo

Tra marzo e aprile 2016 Cinkciarz.pl aveva depositato dodici domande di marchio UE per segni figurativi riferiti, a seconda dei casi, a prodotti e servizi delle classi 9 e 36 e anche 41 o 45. MasterCard aveva presentato opposizione nel 2016 fondandosi, tra l’altro, su sette marchi UE e su un marchio del Regno Unito, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, poi corrispondenti al regolamento 2017/1001.

Nel 2017 Cinkciarz.pl aveva anche avviato procedimenti di nullità contro due marchi anteriori in bianco e nero di MasterCard. Inoltre, per quattro delle domande oggetto di causa, era pendente un diverso procedimento relativo alla registrazione di un marchio puramente figurativo €$, identico all’elemento figurativo contestato.

La divisione di opposizione aveva respinto integralmente le opposizioni, ritenendo i segni non simili. La commissione di ricorso, invece, aveva accolto i ricorsi di MasterCard, aveva ravvisato un tenue grado di somiglianza visiva tra i segni e aveva rinviato le cause alla divisione di opposizione, raccomandando però in più punti la sospensione dei procedimenti di opposizione in attesa degli esiti dei procedimenti paralleli.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto sospendere i procedimenti di ricorso, una volta riconosciuta la pertinenza dei procedimenti paralleli, e che la mancata sospensione fosse priva di adeguata motivazione. Nei quattro fascicoli nei quali il segno richiesto conteneva l’elemento figurativo €$, la ricorrente lamentava anche una contraddizione tra l’affermazione per cui bisognava attendere la decisione nel procedimento parallelo e l’esame effettivamente compiuto del carattere distintivo di tale elemento.

Quadro giuridico applicato

Il Tribunale richiama l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625, secondo cui la commissione di ricorso può sospendere il procedimento d’ufficio o su richiesta motivata di parte quando la sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenendo conto degli interessi delle parti e della fase procedurale. Il considerando 17 del medesimo regolamento indica come obiettivi chiarezza, coerenza ed efficacia dei procedimenti di opposizione, nullità, decadenza e appello.

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo cui:

• la sospensione non è automatica per il solo fatto che vi sia un procedimento parallelo;
• la commissione dispone di un ampio potere discrezionale, ma questo è sindacabile per errore manifesto di valutazione o sviamento di potere;
• nei procedimenti in contraddittorio deve essere operato un bilanciamento degli interessi delle parti;
• l’esame della sospensione è preliminare rispetto a quello del rischio di confusione.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva effettivamente preso in considerazione tre procedimenti paralleli: due nullità sui marchi anteriori in bianco e nero e un procedimento sulla registrazione del marchio €$. Nelle decisioni impugnate la commissione aveva scritto, da un lato, che sarebbe stato opportuno sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva sulla validità dei marchi anteriori; dall’altro, aveva comunque esaminato il merito e accolta le impugnazioni.

Secondo il Tribunale, tali considerazioni presupponevano che la commissione avesse ritenuto probabile che i procedimenti paralleli potessero incidere sul risultato e che il bilanciamento degli interessi fosse favorevole alla sospensione. Tuttavia, la commissione non ha motivato la decisione finale di non sospendere i procedimenti di ricorso, limitandosi poi a raccomandare alla divisione di opposizione di sospendere i procedimenti rinviati. Questo approccio è stato ritenuto incoerente: se la sospensione è davvero giustificata, la commissione non può decidere il ricorso nel merito e poi rinviare la causa con mere raccomandazioni.

Il Tribunale respinge anche le eccezioni dell’EUIPO sull’asserita irrilevanza del motivo. In particolare, rileva che la commissione di ricorso non può difendere la propria decisione con elementi non contenuti nella motivazione impugnata. Inoltre, il fatto che nelle opposizioni vi fossero altri marchi anteriori non escludeva la concreta incidenza dell’errore, perché la commissione aveva di fatto basato la comparazione dei segni, in tutte le cause tranne una, su uno solo dei marchi contestati.

Ne deriva che il primo motivo, e il corrispondente capo del secondo motivo nei vari fascicoli, sono fondati. Poiché la questione della sospensione è preliminare rispetto all’esame del rischio di confusione e degli altri profili di merito, il Tribunale non esamina gli ulteriori motivi.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla tutte le decisioni impugnate della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO. Condanna l’EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Cinkciarz.pl dinanzi al Tribunale; MasterCard sopporta le proprie spese. Quanto alle spese del procedimento davanti alla commissione di ricorso, sarà quest’ultima a provvedere alla loro liquidazione alla luce della sentenza.

Principio affermato

In presenza di procedimenti paralleli potenzialmente decisivi sulla validità dei marchi anteriori o sulla distintività dell’elemento contestato, la commissione di ricorso dell’EUIPO deve esercitare in modo effettivo il potere discrezionale sulla sospensione e motivare la scelta finale. Se essa ritiene che la sospensione sia giustificata, non può poi decidere il merito del ricorso e limitarsi a rinviare la causa con raccomandazioni alla divisione di opposizione.