Corte di giustizia, Sentenza C-686/21

Marchio in comproprietà: licenza d’uso e recesso dal contratto

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra i contitolari dei marchi LEGEA e la società licenziataria Legea Srl. Il tema è la disciplina, nel diritto UE, delle modalità di decisione tra contitolari per concedere a terzi una licenza e per revocarla o recedere dal contratto.

Fatti e procedimento principale

VW, SW, CQ ed ET sono contitolari, in parti uguali, di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea costituiti dal segno "LEGEA", registrati per articoli sportivi. Nel 1993 i quattro contitolari avevano concesso alla Legea Srl una licenza esclusiva, gratuita e a tempo indeterminato. Alla fine del 2006 VW si è opposto alla prosecuzione del contratto di licenza.

La Legea Srl aveva agito davanti al Tribunale di Napoli e successivamente il contenzioso era proseguito in appello. Il Tribunale di Napoli aveva ritenuto lecita l’utilizzazione dei marchi fino al 31 dicembre 2006, ma illecita dopo tale data per effetto dell’opposizione di VW. La Corte d’appello di Napoli aveva invece ritenuto che non fosse necessaria l’unanimità dei contitolari, essendo sufficiente la volontà di tre su quattro per proseguire la licenza nonostante il dissenso di VW.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

• se la concessione di una licenza esclusiva, gratuita e a tempo indeterminato su un marchio in comproprietà richieda l’unanimità o possa essere decisa a maggioranza;
• in caso di risposta nel senso della necessità dell’unanimità, se il diritto dell’Unione consenta di escludere che il contitolare dissenziente possa recedere unilateralmente dalla decisione originaria e svincolarsi dall’atto di concessione.

Normativa rilevante richiamata dalla Corte

La Corte ha richiamato, per il marchio dell’Unione europea, il regolamento (CE) n. 40/94, in particolare gli articoli 9, 16, 21 e 22, corrispondenti agli articoli 9, 19, 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1001. Per i marchi nazionali ha richiamato la direttiva 89/104/CEE, in particolare gli articoli 5 e 8, corrispondenti agli articoli 10 e 25 della direttiva (UE) 2015/2436.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ritenuto ricevibile la domanda, osservando che il giudice nazionale aveva esposto con sufficiente chiarezza il contesto fattuale e giuridico e che la questione non era manifestamente ipotetica.

Nel merito, ha ricordato che la direttiva 89/104/CEE riconosce al titolare un diritto esclusivo e consente la licenza del marchio, ma non disciplina la comproprietà del marchio nazionale né, soprattutto, le modalità di esercizio dei diritti da parte dei contitolari. Tale lacuna implica che la regolazione delle decisioni tra contitolari resta affidata al diritto nazionale.

Quanto al marchio dell’Unione europea, la Corte ha osservato che il regolamento n. 40/94 riconosce espressamente la comproprietà, ma non contiene norme sulle modalità con cui i contitolari adottano la decisione di concedere una licenza o di recedere dal relativo contratto. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento assimila il marchio dell’Unione, come oggetto di proprietà, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo le regole del medesimo articolo; pertanto, in assenza di una disciplina uniforme UE, valgono le regole del diritto di quello Stato membro.

Decisione

La Corte ha quindi statuito che la direttiva 89/104/CEE e il regolamento (CE) n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che la questione se la concessione di una licenza d’uso, o il recesso dal relativo contratto, di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione europea detenuto in comproprietà richieda una decisione unanime dei contitolari o una decisione a maggioranza deve essere risolta in base al diritto nazionale applicabile.

Effetti pratici per la controversia

La risposta ha comportato che la seconda questione non fosse esaminata. Spetterà quindi al giudice italiano applicare il diritto nazionale pertinente per stabilire se, nel caso concreto, la licenza potesse essere mantenuta o cessare sulla base della maggioranza dei contitolari oppure se fosse necessaria l’unanimità, con le conseguenze sulla liceità dell’uso dei marchi da parte della società licenziataria.

Principio affermato

In materia di marchi in comproprietà, il diritto dell’Unione non fissa una regola uniforme sulla formazione della volontà dei contitolari per concedere una licenza d’uso o per scioglierla: tale aspetto è rimesso al diritto nazionale applicabile.