Tribunale, Sentenza T-555/24

Nullità del marchio UE figurativo NAMALEI per asserita malafede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due società italiane avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il Tribunale si pronuncia senza fase orale, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Fatti e procedimento amministrativo

Le ricorrenti avevano chiesto la declaratoria di nullità del marchio UE contestato, registrato dal sig. Paolo Morale, per prodotti delle classi 3 e 5, invocando sia il motivo di nullità assoluta per malafede ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sia un motivo di nullità relativa fondato sull’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento in combinato con l’articolo 8, paragrafo 3. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrata la malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio, avvenuto il 31 marzo 2020.

Questioni sollevate dinanzi al Tribunale

Nel ricorso al Tribunale le società hanno chiesto l’annullamento e, sostanzialmente, la declaratoria di nullità del marchio. Le doglianze vertevano:

• sull’erronea valutazione delle norme italiane in materia di rappresentanza societaria;
• sull’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal sig. Morale nel parallelo giudizio italiano;
• sulla violazione dell’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Ricevibilità della censura fondata sulla Convenzione di Parigi, sulla direttiva 2015/2436 e sul regolamento 2017/1001

Il Tribunale dichiara irricevibile la censura relativa alle predette disposizioni perché l’atto introduttivo non conteneva alcun argomento concreto, chiaro e coerente idoneo a illustrarne la violazione. La mera menzione delle norme nelle conclusioni non basta: il ricorso deve esporre, almeno sommariamente, gli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire la difesa e la decisione della causa, conformemente all’articolo 21 dello Statuto e all’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura.

Valutazione della malafede ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

Il Tribunale richiama i principi consolidati: la nozione di malafede va interpretata in modo oggettivo, alla luce del contesto del diritto dei marchi e dell’insieme delle circostanze pertinenti; incombe a chi chiede la nullità dimostrare le circostanze che consentono di accertare la malafede. La malafede ricorre quando il deposito non mira a una partecipazione leale al mercato, ma a pregiudicare indebitamente interessi di terzi o a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alle funzioni del marchio.

Elementi di prova considerati e ragionamento del Tribunale

Le ricorrenti avevano prodotto documenti relativi ai rapporti societari con il sig. Morale, alla cessione delle quote, a un marchio italiano Kamalei, a un’email, alla registrazione di nomi di dominio e a documenti del procedimento italiano. Il Tribunale osserva però che tali elementi mostrano solo:

• l’esistenza di rapporti formali tra le parti al momento del deposito;
• la cessione successiva delle quote;
• l’avvio da parte del sig. Morale di un progetto collegato al segno Kamalei quando era ancora socio e amministratore.

Tali dati non provano, però, che al 31 marzo 2020 esistesse un uso del marchio Kamalei o del segno NAMALEI imputabile alle ricorrenti, né che vi fosse un progetto comune da loro condotto. Il contratto preliminare di cessione quote richiamava genericamente diritti di proprietà intellettuale senza identificarli e senza produrre l’allegato menzionato. Le norme italiane invocate non dimostravano che ogni atto dell’amministratore dovesse automaticamente essere imputato alla società, e le ricorrenti non hanno provato che l’interpretazione data dalla commissione di ricorso fosse errata. Anche le dichiarazioni rese dal sig. Morale nel giudizio italiano non integravano un’ammissione di malafede, ma si limitavano a confermare fatti già emersi, come l’attivazione di un indirizzo email e la registrazione di alcuni domini.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere non provata la malafede del titolare del marchio contestato. Il ricorso è quindi respinto integralmente. Le ricorrenti sono condannate alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e a quelle sostenute dall’interveniente; l’EUIPO sopporta le proprie spese. La richiesta dell’interveniente di porre a carico delle ricorrenti anche le spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento è respinta, poiché tali spese non sono ripetibili nel giudizio davanti al Tribunale.