Corte di giustizia, Sentenza C-690/17

Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'"Oberlandesgericht Düsseldorf" in una controversia di marchi tra ÖKO-Test Verlag GmbH e Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG. La questione ruota attorno all'uso, da parte del fabbricante di dentifrici, di un sigillo di test eseguito registrato come marchio individuale per prodotti di stampa e servizi di test, informazione e consulenza ai consumatori.

Fatti e procedimento principale

ÖKO-Test Verlag svolge attività di test su prodotti e pubblica i risultati in una rivista distribuita in Germania. Dal 2012 è titolare di un marchio dell'Unione e di un marchio nazionale costituiti dal medesimo sigillo di test eseguito, registrati anche per servizi di test e di informazione/consulenza ai consumatori.

Nel 2005 un dentifricio della gamma "Aminomed" fu testato e ottenne una valutazione positiva; la società produttrice concluse allora una licenza per utilizzare il sigillo. Nel 2014 ÖKO-Test Verlag venne a conoscenza che Dr. Liebe continuava a commercializzare un dentifricio recante il sigillo, ritenendo cessata la licenza e non più giustificato l'uso del segno.

Il giudice di primo grado accolse l'azione per contraffazione, ritenendo che l'uso del sigillo avesse leso i marchi ÖKO-TEST. In appello, il giudice del rinvio dubitava però che la disciplina ordinaria del marchio fosse applicabile quando il segno è apposto sui prodotti testati, ma questi non sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per cui il marchio è registrato.

Normativa rilevante

La Corte interpreta:

• l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009;
• l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2008/95/CE.

Richiama inoltre il contesto successivo dato dal regolamento (UE) 2017/1001 e dalla direttiva (UE) 2015/2436, precisando però che la controversia va esaminata alla luce della normativa previgente ratione temporis.

Prima questione: tutela ordinaria del marchio

La Corte chiarisce anzitutto che l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 presuppongono, di regola, un uso del segno per prodotti o servizi del terzo identici o simili a quelli per cui il marchio è registrato.

Nel caso di specie, l'apposizione del sigillo di test da parte del fabbricante non mira né a svolgere un servizio di informazione e consulenza ai consumatori, né a presentarsi come specialista in test di prodotti; serve piuttosto ad attirare l'attenzione dei consumatori sulla qualità del prodotto e a promuoverne la vendita. Per tale ragione, la fattispecie non rientra nell'ipotesi eccezionale in cui il segno è usato per identificare prodotti che costituiscono l'oggetto stesso dei servizi del terzo.

Di conseguenza, la Corte esclude che il titolare del marchio possa opporsi a tale uso sulla base della tutela ordinaria prevista per i marchi individuali quando i prodotti non sono identici né simili a quelli o ai servizi registrati.

Seconda questione: tutela del marchio notorio

La Corte passa poi alla protezione rafforzata dei marchi notori prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95. Ricorda che per notorietà è sufficiente che il marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico pertinente, senza che il pubblico debba sapere che il segno è anche registrato come marchio.

Nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, il sigillo di test è noto in tutto il territorio tedesco presso il pubblico interessato: ciò basta, secondo la Corte, per ritenere integrata la notorietà del marchio. Spetta però al giudice nazionale verificare se l'uso del segno da parte di Dr. Liebe abbia consentito di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, oppure abbia arrecato pregiudizio a tali elementi.

La Corte aggiunge che il terzo potrebbe sottrarsi al divieto provando un "giusto motivo" per l'uso del segno. Solo in assenza di tale giusto motivo e in presenza di indebito vantaggio o pregiudizio il titolare potrà opporsi all'uso.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde dunque negativamente alla prima questione e positivamente, in linea di principio, alla seconda. Precisa così che il marchio individuale costituito da un sigillo di test non gode di una protezione espansa contro l'uso da parte del fabbricante sui prodotti testati se manca identità o somiglianza con i prodotti o servizi registrati; la protezione può però derivare dalla notorietà del marchio, se ne ricorrono i presupposti.

Indicazioni operative per il professionista

Per gli operatori economici e i consulenti emerge una distinzione netta tra:

• tutela ordinaria del marchio individuale, limitata ai conflitti con prodotti/servizi identici o simili;
• tutela rafforzata del marchio notorio, che può operare anche per prodotti non simili.

La sentenza segnala inoltre che i marchi di tipo certificativo o di controllo qualitativo non possono essere "forzati" entro il perimetro del marchio individuale oltre i suoi confini legali; ove si voglia una protezione più ampia, occorre verificare la disciplina del marchio notorio o, eventualmente, di altri strumenti giuridici, incluso il marchio di certificazione previsto dal diritto dell'Unione.