Tribunale, Sentenza T-90/24

Nullità del marchio UE verbale "Matjeshappen nach ‘Kolberger Art’"

La pronuncia riguarda un ricorso proposto avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio dell’Unione europea costituito dall’espressione verbale "Matjeshappen nach ‘Kolberger Art’". Il Tribunale esamina, in particolare, la portata del carattere descrittivo del segno per prodotti ittici e la possibilità di dimostrare un carattere distintivo acquisito mediante l’uso.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di dichiarazione di nullità era stata presentata da Homann Feinkost GmbH contro il marchio registrato dal predecessore in diritto della ricorrente. Il segno era registrato per prodotti della classe 29 della classificazione di Nizza, tra cui pesci, filetti di pesce, pesce in scatola, farina di pesce per consumo umano e aringhe. La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione, affermando sia il carattere descrittivo sia la mancanza di distintività, e negando l’acquisto di distintività per uso.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 23 maggio 2013, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009. Le disposizioni corrispondenti del regolamento 2017/1001 richiamate dalla commissione di ricorso e dalle parti devono quindi essere lette come rinvii alle norme del regolamento n. 207/2009, il cui contenuto sostanziale è identico. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento di procedura del Tribunale in vigore al momento del giudizio.

Ammissibilità di alcuni allegati

Il Tribunale accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata da EUIPO e dall’interveniente per diversi allegati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. Tali documenti, volti a contestare la valutazione della tradizione culinaria di Kołobrzeg e la prova dell’acquisto di distintività, non possono essere utilizzati perché il controllo del Tribunale verte sulla legittimità della decisione impugnata sulla base degli elementi già presentati in sede amministrativa.

Primo motivo: carattere descrittivo del segno

Il Tribunale ricorda i criteri dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c): il segno è escluso dalla registrazione se sussiste un rapporto sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale che il pubblico pertinente lo percepisca immediatamente come descrizione di una caratteristica. Tale valutazione va compiuta rispetto ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico rilevante.

Nel caso di specie, il pubblico di riferimento è quello germanofono nell’Unione, comprensivo di consumatori con conoscenze specifiche, poiché il segno ha un significato in tedesco. Il Tribunale conferma che l’espressione è composta da due elementi: "Matjeshappen", che significa sostanzialmente "morsetti di aringa", e "nach ‘Kolberger Art’", cioè "in stile Kolberg". La commissione di ricorso aveva potuto fare affidamento su elementi probatori che collegavano Kołobrzeg/Kolberg a una tradizione di ricette di aringa, nonché sull’uso in commercio della formula "nach … Art" per distinguere prodotti di pesce in base a origine o preparazione.

Secondo il Tribunale, proprio la struttura del segno porta il consumatore rilevante a leggere l’espressione come indicazione descrittiva del tipo di preparazione o marinatura del prodotto, e non come marchio. È irrilevante che l’aringa sia diffusa anche altrove o che possano esistere sinonimi, poiché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non richiede che il segno sia l’unico modo per descrivere la caratteristica. Per le stesse ragioni, non rileva che il prodotto commercializzato dalla ricorrente non segua esattamente la ricetta tradizionale richiamata dal segno, né che la ricorrente affermi di essere stata la prima a usare l’elemento "Kolberger" sul mercato tedesco.

Secondo motivo: mancanza di distintività

Poiché la nullità è già giustificata dal carattere descrittivo del segno, il Tribunale dichiara inoperante il motivo fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Basta infatti che uno solo dei motivi assoluti di nullità ricorra perché il marchio non sia registrabile o rimanga invalido.

Terzo motivo: acquisto di distintività per uso

Il Tribunale ribadisce che, per evitare la nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 3, il titolare deve dimostrare che il segno ha acquisito, per effetto dell’uso, una funzione distintiva presso il pubblico rilevante. L’uso rilevante deve consentire al pubblico di identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa.

La prova prodotta dalla ricorrente comprendeva fatture IVA, certificati di premi, rapporti sulle etichette, un riepilogo delle vendite, opinioni dei consumatori e una studio Nielsen sul mercato tedesco. Il Tribunale osserva tuttavia che tali elementi mostrano soprattutto il segno contestato affiancato o subordinato al marchio figurativo e denominativo "KAPITAN NAVI". In molti documenti il segno compare come descrizione del prodotto, spesso accompagnato da quantità e da altre denominazioni analoghe, mentre gli indicatori di mercato si riferiscono al marchio "KAPITAN NAVI" e non al segno contestato.

Ne consegue che la prova non dimostra che una parte significativa del pubblico percepisse "Matjeshappen nach ‘Kolberger Art’" come indicazione dell’origine commerciale. Le vendite, da sole, sono considerate prove secondarie e richiedono normalmente un supporto diretto, come sondaggi o attestazioni di associazioni di categoria, che nel caso non sono stati forniti in modo sufficiente.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. Quanto alle spese, condanna la ricorrente a sopportare le proprie e quelle dell’interveniente dinanzi al Tribunale; EUIPO sopporta le proprie spese. Il Tribunale precisa inoltre che non sono recuperabili, nel caso di specie, le spese del procedimento davanti alla Cancellation Division.