Corte di giustizia, Sentenza C-337/22

Marchio UE figurativo APE TEES e diritti anteriori non registrati nel Regno Unito

La pronuncia riguarda un’impugnazione dell’EUIPO avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione di ricorso sul procedimento di opposizione tra Nowhere Co. Ltd e il sig. Ye. La controversia nasce dal deposito di una domanda di marchio dell’Unione europea figurativo e dall’opposizione fondata su marchi anteriori non registrati, utilizzati nella normale prassi commerciale nel Regno Unito, alla luce del recesso del Regno Unito dall’Unione e della fine del periodo transitorio.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il 30 giugno 2015 il sig. Ye ha depositato una domanda di marchio dell’Unione europea per un segno figurativo, pubblicata il 9 dicembre 2015. L’8 marzo 2016 Nowhere ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, fondandola, per quanto qui rileva, sull’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento e su tre marchi figurativi anteriori non registrati utilizzati nel Regno Unito.

La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione il 20 settembre 2017. La seconda commissione di ricorso ha prima respinto il ricorso della Nowhere, poi ha revocato quella prima decisione per errore manifesto e infine, con la decisione controversa, ha nuovamente respinto il ricorso, ritenendo in sostanza che, dopo il recesso del Regno Unito e la scadenza del periodo transitorio il 31 dicembre 2020, i diritti protetti nel Regno Unito non potessero più costituire base valida per un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 4.

Decisione del Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Nowhere sosteneva che l’unica data rilevante fosse quella del deposito della domanda di marchio UE. Il Tribunale ha accolto il ricorso, facendo leva sulla propria giurisprudenza interna, in particolare sulla linea Brownie, secondo cui l’esistenza dell’impedimento alla registrazione va valutata alla data di deposito della domanda di marchio UE, con irrilevanza, in linea di principio, degli eventi successivi che incidano sul marchio anteriore. Ha inoltre ritenuto che, poiché la domanda era stata depositata prima della fine del periodo transitorio, i diritti anteriori non registrati nel Regno Unito potessero ancora fondare l’opposizione.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama:

• l’articolo 50 TUE e l’accordo di recesso;
• gli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, sul periodo transitorio e sull’applicabilità del diritto dell’Unione al Regno Unito fino al 31 dicembre 2020;
• gli articoli 54, 59 e 185 dell’accordo di recesso, relativi alla continuità della tutela dei diritti registrati e alle domande pendenti;
• l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, che consente l’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale;
• gli articoli 1, 9, 41, 42 e 46 del regolamento n. 207/2009, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento 2017/1001;
• le regole 19 e 20 del regolamento n. 2868/95 e gli articoli 80 e 82 del regolamento delegato 2018/625.

Ragionamento della Corte: data rilevante e persistenza del diritto anteriore

La Corte censura il presupposto del Tribunale. Per l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, è vero che l’acquisizione del diritto anteriore si valuta rispetto alla data di deposito della domanda di marchio UE o della priorità invocata; tuttavia, il diritto anteriore deve anche continuare a esistere e a conferire il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo fino al momento in cui l’EUIPO decide definitivamente sull’opposizione.

La Corte sottolinea che l’interpretazione contraria è incompatibile sia con il testo della disposizione sia con il contesto sistematico: il procedimento di opposizione è uno strumento di controllo preventivo destinato a evitare la registrazione di un marchio UE che entri in conflitto con diritti anteriori ancora validi e opponibili. Se il diritto anteriore non è più protetto al momento della decisione, la funzione essenziale di quel diritto non può più essere pregiudicata dalla registrazione del marchio UE.

Effetti della Brexit e principio di territorialità

La Corte considera decisivo che, alla fine del periodo transitorio, il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e quest’ultimo non è più uno Stato membro. Gli articoli 54 e seguenti dell’accordo di recesso non prevedono alcuna deroga espressa tale da consentire di continuare a invocare, dopo quella data, diritti anteriori protetti nel Regno Unito in un’opposizione davanti all’EUIPO.

Inoltre, per il principio di territorialità, i diritti di marchio producono effetti solo nel territorio in cui sono protetti. Poiché un marchio UE registrato dopo la fine del periodo transitorio produrrebbe effetti nell’Unione e non nel Regno Unito, non può sussistere un conflitto territorialmente rilevante tra quel marchio e diritti anteriori non registrati protetti solo nel Regno Unito. Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente ipotizzato un potenziale conflitto idoneo a giustificare l’opposizione oltre la fine del periodo transitorio.

Esito dell’impugnazione e decisione sul ricorso originario

La Corte accoglie il motivo unico dell’EUIPO, annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo definitivamente nel merito, respinge il ricorso di Nowhere contro la decisione della commissione di ricorso. Rileva che l’argomento sul principio di buona amministrazione non costituiva un motivo autonomo, ma era solo un supporto al motivo principale ex articolo 8, paragrafo 4.

Principio affermato

La decisione chiarisce che, nei procedimenti di opposizione fondati su diritti anteriori non registrati, non basta che il diritto fosse esistente alla data di deposito della domanda di marchio UE: esso deve restare valido e opponibile fino alla decisione dell’EUIPO. Dopo il recesso del Regno Unito e la fine del periodo transitorio, i diritti anteriori protetti nel Regno Unito non possono più essere invocati per bloccare la registrazione di un marchio dell’Unione europea, salvo espressa diversa previsione dell’accordo di recesso.