Corte di giustizia, Sentenza C-355/21

Distruzione di merci e marchio dell’Unione europea

La causa è un rinvio pregiudiziale proposto dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nell’ambito di una controversia tra Perfumesco.pl e Procter & Gamble International Operations SA, relativa alla distruzione di prodotti di profumeria recanti il marchio HUGO BOSS. Il nodo interpretativo riguardava se la misura della distruzione prevista dall’articolo 10 della direttiva 2004/48 possa applicarsi anche a merci originali immesse in commercio nel SEE senza il consenso del titolare del marchio.

Fatti e procedimento principale

Procter & Gamble, licenziataria esclusiva del marchio HUGO BOSS, produceva anche tester e campioni dimostrativi non destinati alla vendita, non immessi nel SEE con il consenso del titolare. Perfumesco.pl vendeva all’ingrosso profumi e tester recanti quel marchio, proponendoli a clienti online e senza verificare la provenienza dei prodotti né l’eventuale rimozione dei codici a barre. In sede cautelare furono sequestrati vari prodotti e il Tribunale regionale di Varsavia ordinò la distruzione di quelli non immessi nel SEE dalla titolare del marchio o con il suo consenso; la Corte d’appello confermò.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 10 della direttiva 2004/48 osti a un’interpretazione dell’articolo 286 della legge polacca sulla proprietà industriale secondo cui la distruzione è possibile solo per prodotti fabbricati o contrassegnati illegalmente e non per merci originali immesse illegalmente in commercio nello SEE senza consenso del titolare.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• l’articolo 10 della direttiva 2004/48, che prevede il ritiro, l’esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale;
• l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, sul campo di applicazione e sul requisito di effettività, proporzionalità e funzione dissuasiva;
• il considerando 17 della direttiva, relativo alla valutazione caso per caso e alla proporzionalità;
• l’articolo 46 dell’accordo sugli ADPIC, richiamato come fonte di contesto;
• gli articoli 9 e 102 del regolamento n. 207/2009 sul marchio UE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 10, paragrafo 1, non limita le misure correttive a particolari tipi di violazione: esse si applicano alle merci rispetto alle quali sia stato accertato che violano un diritto di proprietà intellettuale. La direttiva, letta insieme all’articolo 3, paragrafo 2, impone misure effettive, proporzionate e dissuasive, ma non consente agli Stati membri di restringerne l’ambito applicativo in modo da escludere categorie di violazioni.

La Corte valorizza anche il contesto internazionale: l’articolo 10 recepisce l’articolo 46 degli ADPIC, che si riferisce in termini generali alle merci costituenti violazione di un diritto, senza distinguere tra diverse forme di violazione. Il fatto che gli ADPIC prevedano una disciplina specifica per le merci con marchi contraffatti conferma che la regola generale copre più ipotesi.

Quanto ai diritti conferiti dal marchio UE, l’articolo 9 del regolamento n. 207/2009 vieta non solo l’apposizione del segno, ma anche l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio, l’importazione e l’esportazione di prodotti sotto il segno. Ne deriva che la distruzione prevista dalla direttiva non può essere riservata alla sola violazione del divieto di apposizione del marchio, ma può colpire anche la violazione dei divieti di commercializzazione e di immissione nel SEE senza consenso.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che osta all’interpretazione di una disposizione nazionale che esclude la distruzione per merci originali recanti un marchio UE, fabbricate con il consenso del titolare ma immesse in commercio nel SEE senza il suo consenso.

Principio affermato

La direttiva 2004/48 stabilisce uno standard minimo di tutela: gli Stati membri possono prevedere rimedi più incisivi, ma non restringere la distruzione alle sole merci materialmente contraffatte o illecitamente contrassegnate quando la violazione consista nell’immissione in commercio senza consenso del titolare del marchio.

Rilievi pratici

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che il rischio di distruzione non dipende solo dall’originalità fisica del bene, ma anche dalla liceità della sua immissione nel mercato SEE. In ambito contenzioso marchi, la verifica del consenso del titolare all’immissione in commercio resta decisiva ai fini delle misure correttive, accanto ai tradizionali profili di contraffazione del segno.