Corte di giustizia, Sentenza C-433/16

Competenza nelle azioni di accertamento negativo di contraffazione di disegni e modelli comunitari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra BMW e Acacia Srl. Oggetto del giudizio è la determinazione del giudice competente a conoscere di un’azione di accertamento negativo di contraffazione di disegni e modelli comunitari, con domande ulteriori di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale.

Fatti e procedimento principale

Acacia produce e commercializza cerchi in lega replica per automobili. Ritenendo che tali prodotti rientrassero nella clausola di riparazione dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, ha convenuto BMW dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendo:

• l’accertamento negativo della contraffazione di disegni e modelli comunitari di BMW;
• l’accertamento di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale;
• un’inibitoria contro asserite azioni di disturbo del mercato.

BMW, costituendosi, ha contestato in via preliminare la validità della notificazione e della procura, e in subordine l’incompetenza dei giudici italiani. Successivamente ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione, che ha sospeso il procedimento e rinviato alla Corte di giustizia sei questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte esamina il rapporto tra:

• il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare gli articoli 2, 5, punto 3, 22, punto 4, 23, 24, 27, 28 e 67;
• il regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare gli articoli 19, 79, 80, 81, 82 e 110.

È centrale l’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, che esclude l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento n. 44/2001 ai procedimenti relativi alle azioni di cui all’articolo 81.

Prima questione: proroga tacita di competenza ex articolo 24 del regolamento n. 44/2001

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la comparizione del convenuto può valere come accettazione tacita della competenza del giudice adito, salvo che il convenuto contesti la competenza nel primo atto difensivo.

Nel caso di specie, BMW aveva sollevato l’eccezione di incompetenza nel primo atto difensivo, anche se insieme ad altre eccezioni preliminari e in via subordinata. La Corte afferma che ciò è sufficiente a manifestare chiaramente la volontà di non accettare la competenza del giudice adito. Pertanto, non si verifica alcuna proroga tacita di competenza.

Seconda e terza questione: competenza per le azioni di accertamento negativo ex articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002

La Corte qualifica il regolamento n. 6/2002 come lex specialis rispetto al regolamento n. 44/2001 per le controversie rientranti nell’articolo 81.

Per le azioni di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione, quando il convenuto ha domicilio in uno Stato membro, l’articolo 82, paragrafo 1, impone il ricorso ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di quello Stato membro, salvo proroga di competenza ai sensi degli articoli 23 o 24 del regolamento n. 44/2001. La Corte sottolinea inoltre che, per tali azioni, non opera il foro previsto dall’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, poiché l’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), ne esclude l’applicazione.

Quarta questione: inapplicabilità del foro dell’illecito ex articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001

La Corte esclude che il foro speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi possa essere invocato per le azioni di accertamento negativo di contraffazione di cui all’articolo 81, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

La pronuncia in Folien Fischer e Fofitec non è ritenuta decisiva, perché quel precedente non riguardava disegni o modelli comunitari. Qui, invece, l’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 esclude espressamente l’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

Quinta e sesta questione: domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale connesse

La Corte osserva che, nel caso concreto, le domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale erano sostanzialmente fondate sulla stessa contestazione di fondo dell’azione di accertamento negativo: la tesi secondo cui la produzione di repliche non costituirebbe contraffazione.

In tale situazione, consentire di fondare la competenza sull’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 vanificherebbe l’effetto utile dell’articolo 79, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002. Per questo motivo, anche tali domande restano attratte nel regime speciale del regolamento n. 6/2002 e non possono essere giudicate sulla base del foro dell’illecito. Di conseguenza, la Corte reputa superfluo esaminare la questione dell’articolo 28 del regolamento n. 44/2001.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

• l’eccezione di incompetenza sollevata nel primo atto difensivo, anche se subordinata ad altre eccezioni di rito, non comporta accettazione tacita della competenza;
• le azioni di accertamento negativo di contraffazione di disegni e modelli comunitari devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro del domicilio del convenuto, salvo proroga ai sensi degli articoli 23 o 24 del regolamento n. 44/2001 e salvo litispendenza o connessione;
• l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non si applica né all’azione di accertamento negativo di contraffazione né alle domande di abuso di posizione dominante e concorrenza sleale strettamente dipendenti da essa.

Principi affermati

La decisione ribadisce che il sistema di competenza in materia di disegni e modelli comunitari è autonomo e prevale sulle regole generali del regolamento Bruxelles I quando il regolamento n. 6/2002 disciplina espressamente la controversia. Per gli operatori, ciò significa che le azioni di accertamento negativo di contraffazione non possono essere strategicamente incardinate nel foro del luogo dell’evento dannoso e che la semplice formulazione subordinata dell’eccezione di incompetenza non comporta acquiescenza alla giurisdizione adita.