Tribunale, Sentenza T-16/24

Marchio UE IServ: rischio di confusione con il marchio anteriore Info Serv e traduzione della prova di anteriorità

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina sia un profilo procedurale relativo alla conformità di una traduzione, sia il merito della valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 20 gennaio 2022 IServ GmbH ha chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38, 41 e 42. Contro la domanda è stata proposta opposizione da Victoria Dorovska, Stefan Jordanov e Nadja Jordanova sulla base del marchio bulgaro anteriore word mark "+Info Serv+", registrato per prodotti della classe 9.

La divisione di opposizione, dopo aver presunto per ragioni di economia processuale sia l’uso effettivo del marchio anteriore sia l’identità dei prodotti e servizi, ha respinto l’opposizione ritenendo insufficienti le somiglianze tra i segni per fondare un rischio di confusione. La commissione di ricorso ha poi annullato tale decisione e rinviato la causa alla divisione di opposizione, ritenendo che il rischio di confusione non potesse essere escluso e che fosse necessario valutare l’uso effettivo del marchio anteriore.

Questioni sollevate

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione dell’articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, per non avere l’EUIPO richiesto un certificato attestante che la traduzione di un estratto del registro bulgaro corrispondesse al testo originale, nonostante una divergenza tra "+Infoserv+" e "+Info Serv+";
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per avere la commissione di ricorso ritenuto non escludibile il rischio di confusione e quindi necessario l’esame dell’uso effettivo del marchio anteriore.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul diniego di registrazione per rischio di confusione;
• articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore su richiesta del richiedente;
• articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, sui poteri della commissione di ricorso, incluso il rinvio alla prima istanza;
• articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, relativo alle traduzioni e alla possibilità per l’EUIPO di richiedere, in caso di dubbio, un certificato di conformità all’originale.

Primo motivo: traduzione e presunta violazione dell’articolo 26 del regolamento 2018/626

Il Tribunale respinge il motivo. Ricorda che l’articolo 26 prevede che, in assenza di elementi contrari, l’EUIPO presume che la traduzione corrisponda all’originale; solo in caso di dubbio "+può+" chiedere un certificato di conformità. La norma, quindi, non impone un obbligo automatico all’Ufficio.

Nel caso concreto, la discordanza tra la traduzione inglese "+Infoserv+" e il testo originale "+Info Serv+" era riconducibile a un evidente errore materiale, anche perché nel documento originale la maggior parte delle informazioni era già in inglese. La commissione di ricorso aveva inoltre chiaramente preso in considerazione il segno corretto "+Info Serv+" come marchio anteriore. Non essendo insorto un dubbio reale sulla denominazione del marchio, non vi era stata alcuna violazione di requisiti procedurali essenziali.

Secondo motivo: rischio di confusione e necessità di esaminare l’uso effettivo

Il Tribunale conferma l’impostazione della commissione di ricorso. Ricorda che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, quando richiesta, deve essere esaminata in linea di principio prima della decisione sull’opposizione; tuttavia, tale esame può essere omesso se il rischio di confusione tra i segni è già escluso.

Qui la commissione di ricorso non aveva deciso in modo definitivo sull’esistenza del rischio di confusione, ma aveva rilevato che non poteva essere escluso sulla base degli elementi disponibili, soprattutto perché l’identità dei prodotti e servizi era stata presunta e le valutazioni sull’uso effettivo non erano state ancora svolte.

Analisi della somiglianza dei segni

Il Tribunale esamina in dettaglio la comparazione dei segni e ritiene corrette le valutazioni della commissione di ricorso:

• il marchio anteriore "+Info Serv+" presenta l’elemento "+info+", ritenuto debolmente distintivo in quanto abbreviazione comune di "+information+";
• l’elemento "+serv+" può essere percepito dal pubblico rilevante come riferimento a "+service+" oppure, a seconda dei prodotti, a "+server+";
• il marchio richiesto "+IServ+" è percepito nel suo insieme, ma il segno grafico è secondario rispetto alla componente verbale.

Sul piano visivo, i segni coincidono nella lettera iniziale "+i+" e nella sequenza "+serv+", differendo solo per "+nfo+" nel marchio anteriore e per gli elementi figurativi nel marchio richiesto. Poiché più della metà delle lettere coincide, la somiglianza visiva non può essere qualificata come bassa.

Sul piano fonetico, i segni coincidono nella pronuncia delle ultime quattro lettere, mentre divergono all’inizio. Anche qui il Tribunale ritiene la somiglianza superiore a bassa, indipendentemente dalla discussione sul carattere distintivo di "+serv+".

Sul piano concettuale, la commissione di ricorso aveva prospettato scenari diversi, senza adottare una conclusione definitiva. Il Tribunale osserva che, ai fini della decisione impugnata, la commissione si era basata soprattutto sulle somiglianze visive e fonetiche e aveva considerato, in via favorevole alla ricorrente, persino l’ipotesi di assenza di somiglianza concettuale. Pertanto, le censure sul punto non sono idonee a dimostrare un errore.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

Il Tribunale conferma che, anche se il marchio anteriore fosse considerato debole, ciò non escluderebbe di per sé il rischio di confusione quando esistano somiglianze nei segni e nei prodotti o servizi. La commissione di ricorso aveva correttamente ricordato che la debole distintività di un marchio anteriore non impedisce automaticamente la sussistenza del rischio di confusione.

Nella valutazione complessiva, il Tribunale osserva che l’identità dei prodotti e servizi era stata presunta e che le somiglianze dei segni erano almeno superiori a un livello basso. In tali circostanze, il rischio di confusione non poteva essere escluso senza una verifica completa dell’uso effettivo del marchio anteriore.

Rinvio alla divisione di opposizione

Quanto al rinvio, il Tribunale richiama l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che attribuisce alla commissione di ricorso un ampio margine di discrezionalità: essa può decidere nel merito oppure rinviare la causa alla prima istanza per ulteriore esame. Il rinvio è ritenuto legittimo perché, qualora l’uso effettivo del marchio anteriore fosse dimostrato, sarebbe necessario un nuovo esame dei fatti e delle circostanze pertinenti, anche nell’interesse delle parti a beneficiare del doppio grado amministrativo.

Dispositivo

Il Tribunale:

• respinge il ricorso integralmente;
• decide che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma, in sostanza, che:

• l’articolo 26 del regolamento di esecuzione 2018/626 attribuisce all’EUIPO una facoltà, non un obbligo, di richiedere una certificazione di conformità della traduzione all’originale;
• la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore può essere omessa solo se il rischio di confusione è già escluso;
• in presenza di identità presunta di prodotti e servizi e di somiglianze dei segni superiori al livello basso, la commissione di ricorso può legittimamente rinviare la causa alla divisione di opposizione per l’esame dell’uso effettivo e per una nuova decisione sul merito.