Tribunale, Sentenza T-564/24

Marchio dell’Unione europea figurativo Lav: decadenza e prova dell’uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza per mancato uso. Oggetto del contendere è la dimostrazione dell’uso effettivo del marchio UE figurativo "Lav" per prodotti della classe 21 e, in particolare, il livello di prova richiesto al titolare.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Gürok Turizm ve Madencilik AŞ, è titolare del marchio UE figurativo n. 011224771, registrato nel 2013 per prodotti e servizi di numerose classi di Nizza, tra cui la classe 21. Olav GmbH ha chiesto la decadenza del marchio per mancato uso per l’intero catalogo di prodotti e servizi.

La divisione di annullamento dell’EUIPO ha accolto solo in parte la domanda, mantenendo la registrazione per alcuni prodotti della classe 21. In sede di ricorso, la commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione, ritenendo che gli elementi di prova prodotti dalla titolare non fossero sufficienti a dimostrare l’estensione dell’uso effettivo del marchio.

Domande e conclusioni dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, e in udienza ha anche chiesto in subordine la riforma della decisione. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di riforma perché proposta per la prima volta in udienza senza elementi nuovi di fatto o di diritto.

L’EUIPO, pur essendo convenuto, ha aderito alle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento, sostenendo che la commissione di ricorso aveva imposto un onere della prova irragionevole.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama principalmente:

• l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001;
• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001;
• l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, applicabile mutatis mutandis ai procedimenti di decadenza;
• l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
• le disposizioni procedurali relative all’ammissibilità delle conclusioni e dei motivi, in particolare gli articoli 21 e 53 dello Statuto della Corte e gli articoli 76 e 84 del regolamento di procedura del Tribunale.

Prova dell’uso effettivo: elementi prodotti

Per dimostrare l’uso effettivo del marchio, la titolare ha prodotto, tra l’altro:

• screenshot del sito Internet aziendale;
• fotografie di confezioni;
• cataloghi di prodotti del 2014 e del 2023;
• fatture, distinte dei colli e documenti commerciali dal 2017 al 2022;
• un estratto del registro delle imprese turco relativo alla fusione societaria.

Secondo la ricorrente, questi elementi dimostravano un uso commerciale reale e consistente del segno, in particolare attraverso 2919 righe di fatture recanti il riferimento "LV" e importi complessivi superiori a EUR 6,485 milioni.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che, nei procedimenti di decadenza, l’onere della prova incombe in linea di principio al titolare del marchio, ma la prova non deve essere apprezzata in modo atomistico: occorre una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti, potendo documenti che singolarmente non bastano acquistare rilievo se considerati insieme.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva già riconosciuto, in più passaggi della decisione impugnata, che i documenti di fatture e cataloghi erano in gran parte espliciti, contenevano codici di prodotto e riferimenti al marchio, e che l’uso era pubblico, esterno e manifesto nel territorio dell’Unione. Tuttavia, la stessa commissione ha poi svalutato tali prove come insufficienti, lamentando in sostanza che mancasse una corrispondenza analitica e completa tra ogni singola riga di fattura e i prodotti dei cataloghi.

Il Tribunale censura questo approccio per più ragioni:

• la commissione si è contraddetta nella motivazione, riconoscendo da un lato la chiarezza dei documenti e negandone poi il valore probatorio;
• ha sottovalutato la rilevanza dei cataloghi, che pur non essendo pienamente situati nel periodo di riferimento, confermavano un uso prolungato dal 2014 al 2023, utile a valutare l’estensione dell’uso;
• ha errato nel ritenere che l’uso effettivo dovesse essere provato mediante vendita ai consumatori finali, requisito non richiesto dal diritto dei marchi UE, poiché il pubblico di riferimento può includere anche operatori professionali e clienti industriali;
• ha applicato in sostanza uno standard probatorio troppo elevato, pretendendo un nesso "spiegato, espresso e dimostrato" per ciascuna delle 2919 righe fatturali, con un onere eccessivo e poco pratico.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il confronto tra codici prodotto nelle fatture e nei cataloghi è un processo razionale e logico, non una mera supposizione, e può suffragare la prova dell’uso effettivo quando gli elementi sono coerenti tra loro.

Violazione del principio di buona amministrazione

Il Tribunale afferma che l’imposizione di un onere probatorio irragionevole o eccessivo può violare il diritto a una buona amministrazione, garantito dall’articolo 41 della Carta. Nel caso di specie, la combinazione di motivazione contraddittoria, errore di diritto e richiesta di prova eccessivamente rigorosa ha condotto all’annullamento della decisione impugnata.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il motivo unico della ricorrente e annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2024. Condanna inoltre l’EUIPO a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• la prova dell’uso effettivo va apprezzata nel suo complesso;
• il titolare non deve fornire una prova impossibile o sproporzionata;
• i riferimenti incrociati tra fatture, codici prodotto e cataloghi sono ammissibili e rilevanti;
• non è necessario provare la vendita diretta al consumatore finale per dimostrare l’uso esterno del marchio;
• un eccesso di rigore nella valutazione probatoria può integrare anche una violazione dell’articolo 41 della Carta.