Tribunale, Sentenza T-597/20

Opposizione a marchio UE internazionale "Dormillo" e rischio di confusione con il marchio anteriore "DORMILON"

La pronuncia concerne un ricorso diretto proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La controversia verte sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sulla valutazione globale del rischio di confusione tra i segni "Dormillo" e "DORMILON".

Fatti e procedimento amministrativo

Il 16 novembre 2017 Roller GmbH & Co. KG otteneva una registrazione internazionale n. 1407881 per il marchio denominativo "Dormillo", designante l’Unione europea. La protezione era chiesta, tra l’altro, per prodotti delle classi 20 e 24 e per servizi della classe 35.

Flex Equipos de Descanso, SA proponeva opposizione il 18 ottobre 2018 sulla base, tra l’altro, di un marchio UE figurativo anteriore "DORMILON", registrato per prodotti e servizi delle classi 20, 24 e 35. L’opposizione era fondata sul rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. L’Opposition Division accoglieva l’opposizione e la Seconda commissione di ricorso confermava con decisione del 26 giugno 2020.

Questioni preliminari di rito

Il Tribunale esamina innanzitutto la terza domanda della ricorrente, diretta a ottenere la "protezione" della registrazione. Essa viene interpretata come domanda di riforma della decisione impugnata, ma viene respinta perché la commissione di ricorso non ha competenza a statuire sulla registrazione di un marchio UE; di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi a essa su tale profilo. Il Tribunale osserva inoltre di non avere il potere di impartire ingiunzioni a EUIPO.

Il Tribunale dichiara poi irricevibile l’allegato A.6, poiché si tratta di elementi probatori prodotti per la prima volta dinanzi ad esso e non nel procedimento amministrativo. Ricorda infatti che il controllo giurisdizionale delle decisioni delle commissioni di ricorso è un controllo di legittimità, non un riesame del fascicolo con nuovi documenti.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

Richiama inoltre i criteri consolidati della giurisprudenza:

• valutazione globale del rischio di confusione;
• interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
• importanza dell’impressione d’insieme;
• maggiore peso, nei marchi complessi, dell’elemento verbale rispetto a quello figurativo, salvo che quest’ultimo sia dominante o che gli altri elementi siano trascurabili.

Comparazione dei prodotti e servizi

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e servizi in contesa erano in parte identici e in parte simili in misura almeno media.

Classe 20

Sono stati ritenuti identici, perché compresi nella categoria ampia del marchio anteriore, i prodotti quali:

• "mattresses", "spring mattresses" e "pillows";
• alcuni tipi specializzati di materassi e cuscini, inclusi nei termini generici del marchio anteriore.

Sono stati ritenuti almeno simili, e in più casi simili in misura media, i prodotti come:

• "cushions", "tubular cushions for the neck" e "neck rolls" rispetto a "pillows";
• "mattress toppers" rispetto a "mattresses", in quanto accessori complementari e destinati alla stessa finalità di riposo;
• diversi tipi di letti, basi letto e strutture affini rispetto ai "mattresses", perché condividono la finalità generale del dormire, sono complementari e possono essere venduti negli stessi canali distributivi.

Il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui termini come "mattresses" o "pillows" sarebbero troppo generici o imprecisi: essi sono sufficientemente chiari e consentono di delimitare l’estensione della tutela del marchio anteriore.

Classe 24

Per la classe 24, il Tribunale conferma che:

• "bed linen" e "bed clothes" del marchio richiesto rientrano nella categoria più ampia di "bed covers" del marchio anteriore, quindi sono identici;
• lo stesso vale per "pillowcases", "covers for cushions", "bed sheets", "fitted sheets", "duvet covers" e prodotti analoghi, che costituiscono specificazioni della categoria ampia;
• gli altri prodotti della classe 24, pur non essendo identici, sono simili in misura media ai "bed covers" per natura, origine commerciale, canali di distribuzione e destinatari.

Classe 35

Per i servizi della classe 35, il Tribunale approva la conclusione di identità tra:

• "retail services relating to furniture" del marchio richiesto;
• servizi di vendita in negozio e via reti informatiche globali di mobili del marchio anteriore.

Conferma inoltre la sostanziale identità tra i servizi relativi a "furnishings" e quelli relativi a mobili, in quanto l’arredamento comprende mobili e accessori di arredamento. L’argomento della ricorrente, secondo cui "furnishings" non sarebbero "furniture", viene rigettato per mancanza di prova o di una contestazione specifica e sufficiente.

Comparazione dei segni

Il Tribunale conferma che il segno anteriore complesso è dominato dall’elemento verbale "dormilon", mentre la parte figurativa raffigurante un bambino addormentato non è trascurabile ma ha peso minore.

Distintività e dominanza dell’elemento "dormilon"

Secondo il Tribunale, il termine "dormilon" ha una normale capacità distintiva per il pubblico svedese o danese, che non comprende lo spagnolo. Le argomentazioni della ricorrente fondate su presunte conoscenze di francese o su associazioni con termini inglesi non sono dimostrate o non sono sufficienti a privare il termine della sua distintività.

Il figurativo del bambino dormiente ha invece un carattere distintivo debole, perché allude direttamente al fatto che i prodotti e servizi sono destinati a favorire un sonno confortevole.

Somiglianza visiva

La Corte conferma una somiglianza visiva media: "dormilon" e "dormillo" coincidono per gran parte delle lettere e condividono la stessa lunghezza. Le differenze finali e la diversa stilizzazione non sono sufficienti a eliminare la somiglianza complessiva. Il Tribunale ricorda inoltre che, per un marchio denominativo, la tutela si riferisce alla parola, non al tipo di carattere o alla grafica.

Somiglianza fonetica

La Corte conferma una somiglianza fonetica elevata. In primo luogo, il consumatore tende a semplificare la pronuncia del marchio complesso e a non enunciare l’espressione secondaria "el placer de dormir". In secondo luogo, "dormilon" e "dormillo" hanno lo stesso numero di sillabe e la differenza tra le desinenze è poco percepibile nella pronuncia. Le eventuali varianti di pronuncia della doppia "ll" non sono decisive nel contesto valutato, che riguarda il pubblico svedese o danese.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto:

• dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi;
• della somiglianza visiva media;
• della somiglianza fonetica elevata;
• della normale distintività del marchio anteriore;
• del fatto che la componente figurativa non neutralizza la somiglianza complessiva,

il Tribunale conferma l’esistenza di un rischio di confusione per una parte significativa del pubblico rilevante, anche se tale pubblico presenta un grado di attenzione elevato o superiore alla media.

Il Tribunale osserva inoltre che, trattandosi di marchio dell’Unione europea anteriore, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione. In questo caso la valutazione compiuta con riguardo al pubblico svedese o danese era sufficiente.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la decisione della commissione di ricorso che aveva accolto l’opposizione e negato la registrazione del segno "Dormillo" per i prodotti e servizi contestati.

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Roller GmbH & Co. KG è condannata alle spese, essendo risultata soccombente.