Corte di giustizia, Sentenza C-705/17

Clausola di disclaimer e rischio di confusione tra marchi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen in una controversia tra l’Ufficio svedese per la proprietà intellettuale (PRV) e Mats Hansson. Il tema centrale è l’effetto di una clausola di disclaimer apposta alla registrazione di un marchio anteriore sulla valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE.

Fatti e procedimento principale

Nel 2007 una società svedese aveva registrato un marchio nazionale figurativo e denominativo, accompagnato da una clausola che escludeva un diritto esclusivo sul vocabolo "RoslagsPunsch". Il PRV aveva imposto tale rinuncia perché il termine "Roslags" richiamava una regione della Svezia e "Punsch" era descrittivo del prodotto.

Successivamente Mats Hansson chiese la registrazione del segno denominativo "ROSLAGSÖL" per bevande analcoliche e birre. Il PRV respinse la domanda ritenendo sussistente un rischio di confusione con il marchio anteriore, poiché entrambi i segni iniziavano con il termine "Roslags" e i prodotti erano identici o simili. Il giudice di primo grado accolse invece il ricorso del richiedente, ritenendo che, nonostante la disclaimer, l’elemento interessato dovesse essere preso in considerazione nella valutazione complessiva.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se la direttiva 2008/95/CE osti a una disciplina nazionale che attribuisca alla clausola di disclaimer uno dei seguenti effetti:

• escludere del tutto dall’analisi del rischio di confusione l’elemento oggetto della rinuncia;
• attribuirgli, in modo automatico e permanente, un peso ridotto, anche quando esso sia in concreto distintivo o dominante nel marchio anteriore;
• incidere in qualsiasi altro modo sulla valutazione globale del rischio di confusione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE, sul rifiuto o la nullità del marchio in caso di rischio di confusione;
• l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sul diritto esclusivo del titolare del marchio registrato;
• l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), relativo ai segni descrittivi esclusi dalla registrazione;
• l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che limita il diritto del titolare rispetto all’uso descrittivo di indicazioni da parte dei terzi;
• l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, evocato per analogia dalla prassi dell’EUIPO in tema di disclaimer sui marchi dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che la funzione essenziale del marchio è garantire l’origine commerciale del prodotto o del servizio e consentire al consumatore di distinguerlo da quelli di diversa provenienza. La valutazione del rischio di confusione deve essere globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti: grado di somiglianza tra i segni, somiglianza tra i prodotti o servizi, carattere distintivo del marchio anteriore, percezione del consumatore medio e interdipendenza tra tali fattori.

Sotto il profilo sistematico, la direttiva 2008/95 non impone né vieta agli Stati membri di prevedere clausole di disclaimer nel diritto nazionale. Tuttavia, tali clausole non possono compromettere l’effetto utile della direttiva né alterare i criteri sostanziali della tutela contro il rischio di confusione. In particolare, esse non possono:

• escludere un elemento del marchio complesso dall’analisi della somiglianza dei segni;
• pregiudicare la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore;
• cristallizzare in astratto e per sempre la scarsa rilevanza di un elemento, senza verificare le circostanze concrete del caso.

La Corte osserva che l’esame della somiglianza non può concentrarsi su una sola componente del marchio, ma deve riguardare il marchio nel suo insieme, tenendo conto degli elementi distintivi e dominanti. Analogamente, il carattere distintivo va apprezzato rispetto al segno complessivo e non può essere sterilizzato mediante una rinuncia registrale. La Corte aggiunge che la tutela contro il rischio di confusione riguarda la combinazione complessiva degli elementi del marchio e non conferisce un monopolio sull’elemento descrittivo preso isolatamente.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE osta a una normativa nazionale che preveda una clausola di disclaimer con l’effetto di:

• escludere dall’analisi globale dei fattori pertinenti l’elemento oggetto della clausola;
• oppure attribuire a tale elemento, fin dall’origine e in modo permanente, un’importanza limitata nella valutazione del rischio di confusione.

Principi affermati per la pratica

Per i professionisti del settore marchi, la sentenza chiarisce che una disclaimer nazionale non può essere usata per “neutralizzare” ex ante un componente del marchio ai fini dell’opposizione o del diniego di registrazione di segni successivi. Anche se un elemento è descrittivo o non distintivo, esso deve entrare nel giudizio complessivo secondo le regole ordinarie dell’analisi del rischio di confusione, caso per caso e senza presunzioni assolute.

Implicazioni operative

La pronuncia è rilevante per:

• uffici marchi nazionali, che non possono fondare il giudizio di confondibilità su esclusioni automatiche derivanti da disclaimer;
• titolari di marchi anteriori, la cui tutela non può essere ridotta da clausole registrali incompatibili con l’armonizzazione sostanziale;
• richiedenti la registrazione, che non possono contare su una disclaimer altrui per aggirare il confronto globale tra i segni.

Collegamenti giurisprudenziali richiamati

La Corte richiama i propri precedenti sulla valutazione globale e sull’impressione complessiva, tra cui:

• Canon (C-39/97), sul rischio di confusione e l’interdipendenza dei fattori;
• Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97), sulla percezione del consumatore medio;
• SABEL (C-251/95), sull’impressione complessiva;
• Bimbo (C-591/12 P), sull’analisi caso per caso;
• BGW (C-20/14), sulla considerazione del marchio nel suo insieme;
• Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97), sul rapporto tra elementi geografici e tutela dei segni descrittivi.