Corte di giustizia, Sentenza C-668/17

Marchio UE, decadenza e sperimentazione clinica del medicinale

Si tratta di un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decadenza del marchio denominativo �boswelan�" per non uso. La controversia riguarda il settore farmaceutico e, in particolare, la possibilità che attività svolte prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio possano impedire la decadenza del marchio.

Fatti e iter del procedimento

La Pharmasan GmbH Freiburg, poi subentrata dalla Viridis Pharmaceutical Ltd, aveva depositato nel 2003 la domanda di registrazione del segno denominativo "Boswelan" per prodotti farmaceutici e per la salute in classe 5; il marchio era stato registrato nel 2007. Nel 2013 Hecht-Pharma aveva chiesto la decadenza per mancato uso ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto la domanda e la quinta commissione di ricorso aveva confermato la decadenza. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di Viridis; quest’ultima aveva quindi proposto impugnazione alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 207/2009, applicabile ratione temporis, in particolare:

• il considerando 10, secondo cui la tutela del marchio UE è giustificata solo nella misura in cui esso sia effettivamente utilizzato;
• l’articolo 15, paragrafo 1, sul requisito dell’uso effettivo e sulla nozione di uso in forma leggermente diversa;
• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sui motivi di decadenza per mancato uso e sui motivi legittimi per la mancata utilizzazione. Sono inoltre richiamati l’Accordo TRIPs, articolo 19, paragrafo 1, e, per completezza sistematica, le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 (considerando 24 e 25, articoli 18 e 58).

Questioni sollevate con l’impugnazione

Viridis articolava due motivi:

• il Tribunale avrebbe errato nell’escludere l’uso effettivo del marchio, affermando in sostanza che per un medicinale l’uso idoneo a conservare i diritti sarebbe possibile solo dopo l’AIC;
• il Tribunale avrebbe errato nell’escludere che la sperimentazione clinica e le relative circostanze potessero costituire un motivo legittimo per il mancato uso.

Ragionamento della Corte sull’uso effettivo

La Corte ricorda la propria giurisprudenza consolidata: l’uso effettivo sussiste quando il marchio assolve la sua funzione essenziale di garanzia dell’origine e serve a creare o mantenere uno sbocco per i prodotti o servizi, escludendo usi meramente simbolici. Tale uso richiede un impiego sul mercato, non solo all’interno dell’impresa, e può essere riconosciuto anche prima della commercializzazione solo se la commercializzazione è imminente.

Nel caso concreto, la Corte osserva che il Tribunale ha effettuato una valutazione complessiva delle prove, rilevando che:

• gli atti prodotti da Viridis riguardavano una sperimentazione clinica e alcuni atti pubblicitari interni a tale contesto;
• il medicinale non era ancora autorizzato all’immissione in commercio;
• la normativa di settore vietava la pubblicità di medicinali privi di AIC;
• non era stata dimostrata l’imminenza della commercializzazione.

La Corte approva la conclusione del Tribunale: gli atti compiuti in tale fase non erano atti rivolti al mercato, ma attività interne e preparatorie, prive della dimensione esterna necessaria per integrare un uso effettivo. La possibilità, prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di usare il marchio in una forma diversa da quella registrata non incide sulla nozione di uso effettivo, ma solo sulla compatibilità della forma del segno utilizzato.

Ragionamento della Corte sul motivo legittimo per il mancato uso

La Corte ribadisce che costituiscono motivi legittimi solo ostacoli:

• sufficientemente collegati al marchio;
• indipendenti dalla volontà del titolare;
• tali da rendere l’uso impossibile o irragionevole. La Corte richiama anche l’articolo 19, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPs, che menziona come esempi le restrizioni pubbliche sui prodotti o servizi protetti.

Applicando tali criteri, la Corte conferma l’analisi del Tribunale: nel caso di specie i ritardi nella sperimentazione clinica, il momento della registrazione del marchio, la durata della sperimentazione e l’entità degli investimenti dipendevano da scelte e circostanze imputabili alla Viridis. Non si trattava dunque di un ostacolo esterno e indipendente dalla volontà del titolare. La Corte precisa inoltre che il termine di cinque anni non perde utilità: il titolare deve comunque organizzarsi tempestivamente per essere in grado di fare uso effettivo del marchio allo spirare del termine.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Condanna Viridis a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO e da Hecht-Pharma.

Principi affermati

• L’uso di un marchio UE per un medicinale è effettivo solo se si colloca sul mercato o in una fase precommerciale in cui la commercializzazione è imminente.
• Attività svolte unicamente nel contesto di una sperimentazione clinica, senza sbocco commerciale attuale o imminente, non bastano a evitare la decadenza per non uso.
• La nozione di motivo legittimo per il mancato uso va interpretata restrittivamente: non copre ritardi o scelte organizzative imputabili al titolare del marchio.