Tribunale, Sentenza T-34/25

Marchio UE OWN / my own: opposizione, nuove prove in appello e uso effettivo del marchio anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo OWN per prodotti di classe 25. Il punto centrale è duplice: da un lato, l’ammissibilità di prove sull’uso del marchio anteriore prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso; dall’altro, la verifica della prova dell’uso effettivo del marchio nazionale anteriore my own.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Centex SpA aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per articoli di abbigliamento in classe 25. Adler Modemärkte GmbH aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio tedesco anteriore word my own, anch’esso per numerosi prodotti di classe 25, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Su richiesta del richiedente, l’opponente era stato invitato a fornire prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.

L’opposizione era stata inizialmente respinta dalla divisione di opposizione per difetto di prova dell’uso. In sede di ricorso amministrativo, tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto che alcune prove ulteriori, prodotte per la prima volta, fossero ammissibili e sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore almeno per "outerwear for women" in classe 25, rimettendo il caso alla divisione di opposizione per l’esame ulteriore dell’opposizione limitatamente a tali prodotti.

Primo motivo: ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso

Centex sosteneva che le prove supplementari non potessero essere considerate perché non prodotte in primo grado e, soprattutto, perché destinate a datare l’uso del marchio, quindi non meramente integrative. A suo avviso, l’uso avrebbe dovuto essere provato integralmente dinanzi alla divisione di opposizione.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, EUIPO può prendere in considerazione fatti e prove tardivi; la disposizione conferisce quindi un ampio margine discrezionale, non un diritto incondizionato della parte. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 specifica che la commissione di ricorso può ammettere nuove prove solo se, prima facie, rilevanti per l’esito della causa e se non prodotte tempestivamente per validi motivi, in particolare quando si limitano a integrare elementi già depositati o a contestare accertamenti d’ufficio della prima istanza.

Nel caso concreto, i documenti prodotti per la prima volta in appello consistevano in screenshot d’archivio del sito web del titolare del marchio anteriore (documenti 18 e 19), mentre il documento 17 non era neppure nuovo, poiché conteneva soltanto screenshot già depositati in precedenza. I documenti 18 e 19 erano ritenuti rilevanti perché mostravano l’offerta di numerosi capi d’abbigliamento sotto il marchio my own e recavano un riferimento temporale verificabile tramite la Wayback Machine. Essi erano inoltre complementari rispetto al materiale già prodotto dinanzi alla divisione di opposizione, che comprendeva un affidavit, tabelle di vendita, cataloghi, newsletter e altri screenshot. La Corte respinge anche l’argomento secondo cui le prove avrebbero dovuto essere ammissibili solo se impossibile produrle prima: un requisito del genere restringerebbe indebitamente la discrezionalità conferita a EUIPO e si porrebbe in tensione con i principi di certezza del diritto e buona amministrazione.

Secondo motivo: prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

Quanto al merito, il Tribunale ricorda i principi consolidati sull’uso effettivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001: il titolare del marchio anteriore deve provare l’uso effettivo nel periodo di cinque anni precedente la domanda del marchio contestato, nel territorio pertinente; l’uso deve essere reale e conforme alla funzione essenziale del marchio, non meramente simbolico, e va apprezzato in concreto tenendo conto di durata, frequenza, volume commerciale e condizioni del mercato.

Il Tribunale sottolinea che non è necessario che ogni prova contenga singolarmente tutte le indicazioni richieste dall’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625. È sufficiente un insieme coerente di elementi. Nel caso di specie, il Tribunale dà rilievo:

• all’affidavit del direttore generale del titolare del marchio, che indicava dati di vendita per gli anni 2017-2023 e campagne pubblicitarie;
• agli screenshot datati del sito web estratti dalla Wayback Machine, che mostravano la commercializzazione di numerosi prodotti di abbigliamento nel periodo rilevante;
• a cataloghi e newsletter che documentavano la promozione dei prodotti;
• alla capacità di collegare, in via complessiva, i dati di vendita ai prodotti offerti sul mercato.

Il Tribunale osserva che, pur trattandosi in parte di prove interne o non datate singolarmente, esse erano corroborate da elementi datati e verificabili. La mancanza di fatture o documentazione contabile non è decisiva: la giurisprudenza non richiede una soglia quantitativa minima in astratto, e anche un volume di vendite non necessariamente elevatissimo può integrare uso effettivo se coerente con le condizioni del settore e se accompagnato da un uso regolare e visibile sul mercato. Qui, le vendite indicate raggiungevano importi di alcuni milioni di euro e il marchio risultava utilizzato continuativamente nel periodo rilevante.

Uso per la sottocategoria "outerwear for women"

La Corte affronta anche la censura secondo cui i prodotti provati non sarebbero riconducibili alla sottocategoria per cui la commissione di ricorso aveva riconosciuto l’uso. Il Tribunale approva la conclusione secondo cui l’uso era dimostrato per la sottocategoria omogenea "outerwear for women", che rientra nella classe 25 e nel significato usuale del termine "outerwear".

Viene respinta l’interpretazione restrittiva proposta da Centex, secondo cui outerwear coinciderebbe solo con cappotti o impermeabili. Il termine, secondo il giudice, può ricomprendere anche l’abbigliamento esterno non indossato sotto altri capi, il che include, nel contesto concreto, camicie, bluse, maglioni, gonne, pantaloni, giacche e sciarpe femminili. Il Tribunale osserva inoltre che la formulazione tedesca originaria della registrazione, che distingue tra outerwear e underwear, conferma una nozione più ampia di outerwear. Perciò, anche se taluni articoli non sono individualmente elencati nel registro, essi possono rientrare nella categoria generale coperta dal marchio e nei prodotti per i quali l’uso è stato effettivamente dimostrato.

Esito e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma la correttezza della commissione di ricorso sia nella valutazione dell’ammissibilità delle prove tardive sia nell’accertamento dell’uso effettivo del marchio anteriore. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.