Tribunale, Sentenza T-636/21

Marchio UE: uso effettivo dell’anteriore marchio EUROLLUBRICANTS e rischio di confusione

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di nullità relativa a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La controversia riguardava il rapporto tra il segno figurativo richiesto da Eurol BV e il precedente marchio nazionale austriaco EUROLLUBRICANTS, invocato dall’interveniente August Wolfgang Pernsteiner.

Fatti e procedimento amministrativo

Eurol BV aveva designato l’Unione europea per una registrazione internazionale del 7 maggio 2014 per prodotti della classe 4, in particolare oli e lubrificanti. Nel 2019 l’interveniente aveva chiesto la dichiarazione di nullità degli effetti di tale registrazione, fondandosi sul marchio austriaco anteriore EUROLLUBRICANTS, registrato nel 1995 per prodotti della stessa classe. EUIPO aveva chiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001. La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; la Commissione di ricorso aveva confermato la decisione.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda internazionale era stata depositata il 7 maggio 2014, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009, sostituito poi dal regolamento 2017/1001. Le norme procedurali applicabili restavano invece quelle del regolamento 2017/1001. Sono stati richiamati, tra gli altri, l’articolo 15, l’articolo 57, l’articolo 42, l’articolo 78 e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, oltre all’articolo 15, l’articolo 18, l’articolo 64 e l’articolo 60 del regolamento 2017/1001.

Inammissibilità di nuovi elementi di prova

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili gli allegati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, ribadendo che il controllo di legittimità dell’atto dell’EUIPO va compiuto sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla Commissione di ricorso. Ne consegue che nuovi documenti non possono essere utilizzati per modificare l’oggetto della controversia o per fondare una censura non proposta in precedenza.

Primo motivo: prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

Il primo motivo, articolato in tre censure, contestava la constatazione dell’uso genuino del marchio anteriore.

Uso da parte di terzi con consenso del titolare

Il Tribunale ha rilevato che, durante i periodi rilevanti, il marchio anteriore era stato usato non dal titolare diretto, ma da società terze, in particolare EUROL-LUBRICANTS-AUSTRIA ed EUROLLUBRICANTS oil tec. Ha ricordato che l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 equipara all’uso del titolare l’uso del marchio con il suo consenso. Ha quindi confermato l’approccio della Commissione di ricorso secondo cui il consenso può essere desunto implicitamente, in linea con la giurisprudenza VITAFRUIT, soprattutto quando il titolare stesso invoca quell’uso come prova della genuinità del marchio.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato i legami economici tra il titolare e le società utilizzatrici: il ricorrente aveva riconosciuto che il titolare era azionista unico e, in vari momenti, amministratore delle società che usavano il segno. Tali legami sono stati considerati un indizio rilevante di uso con consenso, conformemente alla giurisprudenza secondo cui l’uso da parte di una società economicamente collegata al titolare può presumersi effettuato con il suo assenso.

Uso in forma diversa ma non alterativa del carattere distintivo

Quanto alle modalità di uso, il Tribunale ha applicato l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), secondo cui l’uso in una forma diversa da quella registrata è comunque rilevante se non altera il carattere distintivo del marchio. Ha osservato che il marchio registrato EUROLLUBRICANTS e le forme utilizzate nelle prove conservavano i medesimi elementi essenziali, cioè "eurol" e "lubricants", anche se presentati in forma grafica diversa.

Secondo il Tribunale, per una parte del pubblico il termine "lubricants" era descrittivo; per un’altra parte, composta da consumatori germanofoni, l’intero segno era percepito come sequenza di lettere priva di significato, ma comunque sostanzialmente equivalente. La diversa disposizione grafica e la minore evidenza di uno dei componenti non erano sufficienti a modificare il carattere distintivo del marchio registrato.

Sufficienza e concretezza degli elementi probatori

Il Tribunale ha poi valutato globalmente la prova dell’uso effettivo: fatture, documenti di consegna, cataloghi, listini prezzi, una pubblicità su rivista automobilistica, sponsorizzazioni sportive e una dichiarazione di un consulente fiscale. Ha ricordato che non esiste una soglia quantitativa astratta per stabilire l’uso genuino e che anche un uso limitato può essere sufficiente se serve realmente a creare o mantenere uno sbocco commerciale per i prodotti.

Sebbene i volumi di vendita fossero modesti, le fatture prodotte attestavano vendite reali in diversi anni compresi nei periodi rilevanti. I cataloghi e i listini prezzi mostravano un’offerta continuativa di numerosi lubrificanti, con informazioni specifiche sui prodotti e sui prezzi. La pubblicità e le sponsorizzazioni rafforzavano il quadro probatorio. Il Tribunale ha quindi concluso che l’insieme degli elementi era sufficientemente specifico, preciso e coerente per dimostrare un uso genuino del marchio anteriore.

Secondo motivo: rischio di confusione

Il secondo motivo contestava la valutazione della Commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha osservato che l’argomentazione del ricorrente dipendeva sostanzialmente dall’assunto, già respinto, secondo cui le forme figurative usate avrebbero alterato il carattere distintivo del marchio anteriore. Poiché tale premessa non era fondata, non vi era motivo di mettere in discussione la valutazione di somiglianza tra i segni e la conclusione sulla probabilità di confusione per una parte significativa del pubblico di riferimento.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Eurol BV alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente. La decisione conferma che, in materia di marchi UE, l’uso effettivo può essere provato anche tramite una combinazione di elementi probatori non particolarmente voluminosi, purché idonei a dimostrare un’attività commerciale reale e non meramente simbolica.