Tribunale, Sentenza T-15/24

Opposizione tra il marchio figurativo UE IServ e il marchio nazionale bulgaro Info Serv

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione all’registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte, da un lato, sulla portata dell’articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 in materia di traduzioni e, dall’altro, sulla valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 20 gennaio 2022 IServ GmbH ha depositato domanda di registrazione del marchio figurativo UE IServ per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38, 41 e 42. Gli opponenti, Victoria Dorovska, Stefan Jordanov e Nadja Jordanova, hanno fondato l’opposizione su un marchio nazionale bulgaro anteriore denominativo Info Serv, registrato per prodotti della classe 9.

L’opposizione era basata sul motivo relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Su richiesta della richiedente, l’EUIPO aveva invitato gli opponenti a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. La divisione di opposizione aveva tuttavia respinto integralmente l’opposizione, presumendo, per economia procedurale, sia l’uso effettivo sia l’identità dei prodotti e servizi, ma ritenendo che le differenze tra i segni escludessero il rischio di confusione.

In appello, la commissione di ricorso ha annullato la decisione di primo grado e rinviato la causa alla divisione di opposizione, rilevando che il rischio di confusione non poteva essere escluso e che occorreva un esame della prova dell’uso effettivo del marchio anteriore rispetto a tutti i prodotti coperti da quest’ultimo.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva due motivi:

• violazione dell’articolo 26 del regolamento di esecuzione 2018/626, per non aver la commissione di ricorso richiesto un certificato attestante la corrispondenza tra traduzione e testo originale dell’estratto del Bulgarian Patent Office, nel quale il nome del marchio risultava reso in modo non perfettamente coincidente;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto concludere che non esisteva rischio di confusione e, quindi, che non era necessario esaminare la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul divieto di registrazione in presenza di rischio di confusione;
• l’articolo 47, paragrafo 2, del medesimo regolamento, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore in caso di eccezione dell’interessato;
• l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che consente alla commissione di ricorso di decidere nel merito o rinviare la causa alla prima istanza;
• l’articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, secondo cui l’EUIPO presume, salvo indizi contrari, che la traduzione corrisponda all’originale, potendo richiedere un certificato solo in caso di dubbio.

Valutazione sull’articolo 26 del regolamento di esecuzione 2018/626

Il Tribunale osserva che l’articolo 26 usa il verbo "may" e, quindi, attribuisce all’EUIPO una facoltà e non un obbligo di richiedere un certificato di conformità della traduzione. La censura del ricorrente viene respinta perché, nel caso concreto, non sussistevano dubbi ragionevoli sul fatto che il marchio anteriore fosse denominato "Info Serv" e non "Infoserv".

Il Tribunale valorizza il fatto che il testo originale dell’estratto conteneva già molte informazioni in inglese e che l’errore nella traduzione appariva meramente materiale. Inoltre, la stessa decisione impugnata trattava il segno anteriore come "Info Serv"; la diversa grafia in alcuni passaggi era qualificata come semplice errore di battitura, privo di incidenza sull’esame svolto. Ne consegue l’assenza di una violazione di requisiti procedurali essenziali.

Valutazione sulla confondibilità dei segni

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto del pubblico di riferimento, del territorio pertinente, del grado di attenzione e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Poiché l’esame dell’uso effettivo non era stato ancora compiuto, la commissione di ricorso aveva verificato se, anche prescindendo da tale elemento, la confondibilità potesse comunque essere esclusa.

Il Tribunale conferma che ciò non era possibile. In particolare:

• il pubblico rilevante è quello bulgaro, poiché il marchio anteriore è un marchio bulgaro;
• il livello di attenzione può variare da medio ad alto, e la commissione di ricorso aveva comunque considerato anche l’ipotesi di consumatori professionali;
• i segni coincidono nella lettera iniziale "i" e nella sequenza finale "serv", che rappresenta una parte significativa di entrambi i segni;
• le differenze grafiche del marchio richiesto sono considerate secondarie;
• la somiglianza visiva e fonetica è comunque superiore a un livello basso.

Sul piano concettuale, la commissione di ricorso aveva prospettato più scenari possibili, senza trarre una conclusione definitiva; il Tribunale rileva che tale aspetto non era decisivo nel ragionamento sulla confondibilità, fondato soprattutto sulle somiglianze visive e fonetiche.

Quanto al carattere distintivo del marchio anteriore, il Tribunale rileva che non era possibile fissarlo in astratto senza la prova dell’uso effettivo. In ogni caso, anche un marchio debole può dar luogo a confusione se i segni e i prodotti o servizi presentano sufficiente somiglianza.

Rinvio alla divisione di opposizione

Il Tribunale conferma anche il rinvio della causa alla divisione di opposizione. Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso dispone di un ampio margine discrezionale: può decidere nel merito oppure rinviare il fascicolo per ulteriore esame. Nel caso di specie, il rinvio è stato ritenuto opportuno perché, qualora l’uso effettivo del marchio anteriore fosse stato dimostrato, sarebbe stata necessaria una nuova decisione di merito su tutti i fattori rilevanti, nel rispetto dell’interesse delle parti a un doppio grado di esame dinanzi all’EUIPO.

Decisione finale e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In materia di spese, rileva che l’EUIPO ne aveva chiesto la rifusione solo nell’ipotesi di udienza orale; poiché nessuna udienza si è svolta, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che:

• l’EUIPO non è tenuto, in ogni caso di difformità tra traduzione e originale, a richiedere un certificato di conformità, ma solo quando sorgano dubbi reali;
• l’esame dell’uso effettivo del marchio anteriore può essere omesso solo se la confondibilità è già esclusa;
• una somiglianza visiva e fonetica superiore al livello basso può bastare, in combinazione con l’identità presunta dei prodotti e servizi, a giustificare ulteriori accertamenti;
• la commissione di ricorso dispone di ampia discrezionalità nel decidere se trattenere la causa o rinviarla alla prima istanza.