Corte di giustizia, Sentenza C-21/18

Marchio UE figurativo bidimensionale decorativo: nozione di forma e applicabilità temporale della modifica del 2015

La Corte di giustizia si pronuncia in sede di rinvio pregiudiziale dello Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, in una controversia tra Textilis Ltd e il sig. Ozgur Keskin, da un lato, e Svenskt Tenn AB, dall’altro. La domanda riguarda la validità di un marchio figurativo bidimensionale denominato MANHATTAN, registrato per varie classi di prodotti, e l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea.

Fatti e procedimento principale

Svenskt Tenn, che commercializza mobili, tessuti e accessori decorativi, ha ottenuto la registrazione del marchio figurativo MANHATTAN nel 2012. Il segno riproduce un motivo decorativo bidimensionale, utilizzato su stoffe e altri prodotti di arredamento. La società Textilis e il sig. Keskin hanno commercializzato prodotti simili e, nel giudizio principale, hanno chiesto la declaratoria di nullità del marchio, sostenendo tra l’altro che esso sarebbe costituito da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto, quindi esclusa dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, che consente la registrazione di tutti i segni riproducibili graficamente, compresa la forma dei prodotti o del loro imballaggio, purché idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa. Viene poi in rilievo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del medesimo regolamento, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. È inoltre considerato il regolamento (UE) 2015/2424, che ha modificato tale disposizione ampliandola alla forma o ad altra caratteristica del prodotto, ma senza contenere una previsione espressa di retroattività; il considerando 12 richiama la certezza del diritto e il principio di priorità.

Prima questione: applicabilità temporale della modifica del 2015

La Corte ricorda il principio generale secondo cui le norme sostanziali dell’Unione non si applicano, di regola, a situazioni anteriori alla loro entrata in vigore, salvo che ciò risulti chiaramente dal testo, dalla finalità o dalla struttura della norma. Nel caso di specie, il regolamento 2015/2424 è entrato in vigore il 23 marzo 2016 e non contiene alcuna disposizione che attribuisca espressamente efficacia retroattiva all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), come modificato. Neppure la finalità o l’economia del regolamento depongono per una simile interpretazione; al contrario, il considerando 12 valorizza la certezza del diritto. La Corte conclude quindi che la versione modificata della disposizione non è applicabile ai marchi registrati prima dell’entrata in vigore della modifica.

Seconda questione: nozione di "forma" e motivi decorativi bidimensionali

Quanto alla nozione di "forma", la Corte osserva che il regolamento n. 207/2009 non la definisce; occorre quindi far riferimento al significato comune del termine, al contesto e agli obiettivi della disciplina. Nel diritto dei marchi, la forma è normalmente intesa come un insieme di linee o contorni che delimita il prodotto nello spazio. Da questa premessa deriva che un segno non è automaticamente una forma solo perché presenta linee e contorni.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte rileva che il segno contestato non si riduce alla forma del prodotto: esso comprende motivi decorativi bidimensionali, elementi situati all’interno e all’esterno dei contorni e anche la parola Manhattan. Inoltre, quando il segno è apposto su prodotti come stoffa o carta, esso non si confonde con la forma del prodotto, che è diversa dal motivo ornamentale. Ne consegue che un segno del genere non può essere qualificato come "costituito esclusivamente dalla forma" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009.

Irrilevanza della protezione autoriale

La Corte precisa che la circostanza che il segno sia anche protetto dal diritto d’autore è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione. La questione va risolta unicamente alla luce della nozione di forma ai sensi del diritto dei marchi dell’Unione.

Terza questione non esaminata

Poiché la Corte risponde negativamente alla seconda questione, affermando che il segno non è costituito esclusivamente dalla forma, non è necessario esaminare la terza questione relativa ai criteri di valutazione del valore sostanziale del prodotto nei casi di segni utilizzabili su più categorie di beni e in modi diversi.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, non si applica ai marchi registrati prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo;
• l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009 non si applica a un segno costituito da motivi decorativi bidimensionali apposti su prodotti come stoffa o carta, perché tale segno non è "costituito esclusivamente dalla forma".

Principi affermati

La pronuncia conferma che le modifiche sostanziali alla disciplina dei marchi UE non operano retroattivamente in assenza di una chiara volontà del legislatore. Inoltre, chiarisce che la clausola di esclusione relativa alla "forma che dà un valore sostanziale al prodotto" riguarda la forma del prodotto, non i semplici motivi ornamentali bidimensionali apposti su di esso.