Corte di giustizia, Sentenza C-168/24

Decadenza di un marchio patronimico di moda per uso ingannevole

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, ha interpretato in modo identico l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE e l’articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436. La controversia riguardava la possibile decadenza di due marchi corrispondenti al cognome di un creatore di moda, dopo la cessione dei diritti a PMJC SAS.

Fatti e procedimento principale

La società originaria, fondata dal creatore nel 1978 per commercializzare abbigliamento e accessori, era stata oggetto di fallimento; PMJC aveva acquisito la totalità degli attivi, compresi i marchi denominativi francesi corrispondenti al cognome del creatore. Dopo la cessione, il creatore aveva continuato a collaborare con PMJC fino al 31 dicembre 2015.

Successivamente PMJC aveva agito per contraffazione e concorrenza sleale contro il creatore e soggetti collegati. In via riconvenzionale, i convenuti avevano chiesto la decadenza parziale dei marchi per ingannevolezza, sostenendo che PMJC li avesse usati in modo da far credere al pubblico che il creatore fosse ancora l’autore delle creazioni. La cour d’appel de Paris aveva accolto tale tesi e dichiarato la decadenza parziale, valorizzando anche il fatto che PMJC fosse stata condannata per violazione di diritti d’autore relativi a opere recenti del creatore.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

• l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE;
• l’articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436;
• gli articoli 54, 55 e 56 della direttiva 2015/2436, per chiarire il rapporto tra vecchia e nuova direttiva;
• l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Le due disposizioni sostanzialmente identiche prevedono la decadenza se il marchio, dopo la registrazione, è idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare quanto a natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi, a causa dell’uso fatto dal titolare o con il suo consenso.

Ragionamento della Corte

La Corte ha innanzitutto precisato che la differenza di formulazione tra le versioni francese delle due direttive non implica un mutamento del criterio sostanziale: in entrambe le discipline rileva la possibilità di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore.

Nel merito, la Corte ha osservato che l’espressione "in particolare" rende non tassativo l’elenco degli aspetti sui quali il pubblico può essere tratto in errore. Ne consegue che anche la paternità stilistica dei prodotti può, in linea di principio, costituire un elemento idoneo a ingannare il pubblico.

La Corte ha però ribadito che il semplice fatto che un marchio coincida con il cognome di un creatore e che questi non sia più legato all’impresa non basta, da solo, a fondare la decadenza: un consumatore medio sa che non tutti i prodotti recanti quel nome sono necessariamente concepiti dal creatore. Occorre quindi una valutazione concreta di tutte le circostanze del caso, per accertare un inganno effettivo o almeno un rischio sufficientemente grave.

In tale valutazione assume rilievo l’uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso. Nel caso di specie, la presenza sui prodotti di elementi decorativi appartenenti all’universo creativo specifico del creatore, per di più oggetto di violazione dei suoi diritti d’autore, poteva aumentare il rischio che il pubblico attribuisse erroneamente al creatore la paternità stilistica dei prodotti.

La Corte ha collegato questa lettura a due obiettivi delle norme sui marchi: la tutela dei consumatori, affinché possano compiere scelte consapevoli, e la preservazione di una concorrenza non falsata, evitando che il marchio diventi uno strumento sleale di captazione della clientela.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che gli articoli 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE e 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 non ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda quando, considerate tutte le circostanze pertinenti, l’uso del marchio da parte del titolare o con il suo consenso è idoneo a indurre il consumatore medio a credere erroneamente che il creatore abbia partecipato alla concezione dei prodotti contrassegnati dal marchio.

Principio affermato

La decadenza per ingannevolezza può quindi colpire anche un marchio patronimico di moda se il suo sfruttamento successivo genera nel pubblico un errore concreto sulla paternità stilistica dei prodotti; non è sufficiente il solo dissociazione del creatore dall’impresa, ma serve un inganno effettivo o un rischio serio, valutato caso per caso.