Tribunale, Sentenza T-273/21

Decadenza di un marchio UE tridimensionale raffigurante la forma di un biberon

La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea tridimensionale. Il segno registrato consisteva nella forma di un biberon con tettina, coperchio e superficie striata; il problema era stabilire se il marchio fosse stato effettivamente usato nonostante l’uso commerciale avvenisse con ulteriori elementi denominativi e figurativi apposti sul prodotto.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente era The Bazooka Companies, Inc., subentrata a The Topps Company, Inc. Il convenuto era l’EUIPO. Dinanzi alla commissione di ricorso era intervenuto Trebor Robert Bilkiewicz, qualificato come controinteressato. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di sostituzione della The Bazooka Companies a The Topps Company ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama principalmente:

• l’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1001, sulla registrabilità dei segni come marchi UE, inclusa la forma dei prodotti o del loro imballaggio;
• l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo all’uso del marchio in una forma che differisce per elementi che non ne alterano il carattere distintivo;
• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla decadenza per mancato uso effettivo.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha affrontato, in sostanza, due profili:

• se la forma del marchio usato fosse identica o sostanzialmente identica alla forma registrata, tenuto conto di alcune differenze di trasparenza, proporzioni e dettagli visivi;
• se la presenza sul prodotto di elementi denominativi e figurativi colorati, come "BIG BABY POP!", un personaggio di bambino e riferimenti al gusto, avesse trasformato il segno in un altro marchio, impedendo di considerare l’uso come uso del marchio tridimensionale registrato.

Ragionamento sulla forma del segno

Il Tribunale osserva che il marchio registrato è la forma tridimensionale di un biberon con specifiche caratteristiche. Valutando le differenze tra la forma registrata e quella usata, conclude che esse non sono significative: entrambe restano percepite come un biberon con tettina, superficie striata e coperchio.

Secondo il Tribunale, il pubblico di riferimento, costituito dal grande pubblico con livello di attenzione medio, non percepisce differenze rilevanti di proporzioni o di dettaglio. La trasparenza del coperchio nel segno usato non basta a far ritenere che si tratti di un segno diverso; la forma protetta resta sostanzialmente la stessa.

Ragionamento sull’uso congiunto con altri elementi

Il Tribunale ricorda che, in un procedimento di decadenza, spetta in linea di principio al titolare dimostrare l’uso effettivo del marchio. Aggiunge però che i criteri per l’uso effettivo sono analoghi a quelli relativi all’acquisizione del carattere distintivo per uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Da tale giurisprudenza deriva che un marchio può essere usato anche:

• come parte di un marchio complesso;
• oppure congiuntamente a un altro marchio.

È sufficiente che il segno registrato continui a essere percepito dal pubblico come indicazione dell’origine commerciale del prodotto.

Valutazione degli elementi denominativi e figurativi aggiuntivi

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale rileva che gli elementi aggiuntivi non dominano l’impressione complessiva e non alterano il carattere distintivo del marchio tridimensionale. In particolare:

• la dicitura "BIG BABY POP!" richiama la forma del biberon;
• la lettera "i" stilizzata rinvia a un biberon;
• il termine "baby" allude al destinatario naturale dei biberon;
• il termine "pop" è debolmente distintivo per i prodotti in questione;
• il personaggio del bambino e gli altri elementi figurativi hanno funzione evocativa o informativa;
• i colori vivaci sono considerati soprattutto elementi estetici o di presentazione.

Il Tribunale osserva anche che, nel settore dei dolciumi, è comune l’uso combinato di forme tridimensionali con elementi denominativi o figurativi. Di conseguenza, la presenza di tali elementi non impedisce al consumatore di percepire la forma del biberon come indicazione d’origine.

Critica alla decisione della commissione di ricorso

Il Tribunale censura l’errore della commissione di ricorso, che aveva ritenuto che il marchio tridimensionale si fosse fuso con gli elementi supplementari fino a formare un segno nuovo. Al contrario, per il Tribunale la forma del biberon rimaneva chiaramente percepibile e continuava a funzionare come marchio autonomo, anche nel contesto della presentazione complessiva del prodotto.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale annulla la decisione impugnata dell’EUIPO del 10 marzo 2021. Condanna l’EUIPO alle spese, oltre alle spese della ricorrente, mentre il controinteressato sostiene le proprie spese.

Principio affermato

La sentenza conferma che l’uso di un marchio tridimensionale in combinazione con elementi denominativi o figurativi non esclude l’uso effettivo ai fini della conservazione del marchio, purché la forma registrata resti percepita come indicazione dell’origine commerciale e gli elementi aggiunti non ne alterino il carattere distintivo.