Corte di giustizia, Sentenza C-564/16

Marchio UE e notorietà del marchio anteriore nel procedimento di opposizione

La Corte decide su un’impugnazione proposta dall’EUIPO avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione di ricorso in un’opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, il ruolo delle decisioni anteriori dell’EUIPO che avevano già riconosciuto la notorietà dei marchi anteriori invocati da Puma.

Fatti e svolgimento della procedura

La Gemma Group aveva chiesto la registrazione di un segno figurativo blu per prodotti della classe 7, ossia macchine per la lavorazione del legno, dell’alluminio e del PVC. Puma aveva presentato opposizione fondandola su due marchi internazionali figurativi anteriori, sostenendo che godessero di notorietà nella totalità degli Stati membri e per i prodotti ivi elencati.

La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l’opposizione: pur riconoscendo una certa somiglianza tra i segni, aveva esaminato la questione della notorietà solo in via ipotetica, per ragioni di economia processuale, senza svolgere un vero esame delle prove. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, respingendo le prove di notorietà e ritenendo comunque non dimostrato il pregiudizio o il vantaggio indebito richiesti dall’articolo 8, paragrafo 5.

Dinanzi al Tribunale, Puma aveva dedotto, tra l’altro, la violazione del principio di buona amministrazione e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale aveva accolto il primo motivo, rilevando che l’EUIPO aveva già adottato tre decisioni anteriori che riconoscevano la notorietà dei medesimi marchi e che tali decisioni non erano state considerate né motivate nella decisione impugnata.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che tutela i marchi anteriori notori anche per prodotti o servizi non simili, quando l’uso del segno richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecargli pregiudizio.

Rilevano poi:

• l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009, sull’obbligo di motivazione;
• l’articolo 76, paragrafi 1 e 2, che delimitano, nei procedimenti inter partes, l’esame agli argomenti e alle richieste delle parti e consentono di non tener conto di fatti o prove tardivi;
• l’articolo 78, paragrafo 1, che elenca i mezzi istruttori esperibili;
• la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95, che impone all’opponente di fornire la prova della notorietà del marchio anteriore;
• la regola 50, paragrafo 1, che consente alla commissione di ricorso di prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari.

Motivi di impugnazione dell’EUIPO

L’EUIPO deduce due motivi principali.

Con il primo sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il principio di buona amministrazione, attribuendo rilievo a decisioni anteriori che, a suo avviso, non potevano costituire prova della notorietà in un procedimento successivo e non potevano vincolare l’Ufficio. Sostiene inoltre che il richiamo della giurisprudenza Tecnopol sarebbe fuori contesto, perché elaborato in materia di impedimenti assoluti e non relativi.

Con il secondo motivo contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto chiedere a Puma prove supplementari di notorietà, assumendo che ciò travalichi l’articolo 76, paragrafo 2, e la regola 50, paragrafo 1, applicabili solo ai fatti e alle prove presentati spontaneamente dalle parti.

Ragionamento della Corte: valore delle decisioni anteriori dell’EUIPO

La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, la notorietà del marchio anteriore è una condizione autonoma, da valutarsi in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quota di mercato, intensità, durata e ambito geografico dell’uso, nonché investimenti promozionali.

Sottolinea però che, quando l’opponente invoca in modo preciso decisioni anteriori dell’EUIPO che hanno già riconosciuto la notorietà del medesimo marchio, tali decisioni entrano nel contesto istruttorio del nuovo procedimento. In tale situazione, gli organi dell’EUIPO devono:

• prenderle in considerazione;
• interrogarsi con particolare attenzione sull’opportunità di decidere nello stesso senso;
• se intendono discostarsene, motivare espressamente la divergenza.

La Corte chiarisce che ciò non significa che l’EUIPO sia automaticamente vincolato dalla propria prassi: ogni domanda deve essere esaminata in modo rigoroso e completo, nel rispetto della legalità. Tuttavia, l’obbligo di motivazione e i principi di buona amministrazione e parità di trattamento impongono che un’eventuale soluzione diversa sia spiegata in modo chiaro.

La Corte conferma anche che il principio affermato nella giurisprudenza Agencja Wydawnicza Technopol è applicabile pure ai procedimenti di opposizione fondati su impedimenti relativi, non solo a quelli relativi agli impedimenti assoluti.

Ragionamento della Corte: prove supplementari e potere della commissione di ricorso

Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che la regola 50, paragrafo 1, e l’articolo 76, paragrafo 2, attribuiscono alla commissione di ricorso un potere discrezionale di ammettere fatti e prove ulteriori o complementari tardivi. Nel caso concreto, poiché Puma aveva già presentato entro i termini elementi di prova e aveva specificamente richiamato le decisioni anteriori, la commissione di ricorso avrebbe potuto, se necessario per un esame completo e per motivare adeguatamente la propria divergenza, invitare l’opponente a produrre prove complementari della notorietà.

La Corte precisa che tale soluzione non viola il principio del contraddittorio: al contrario, la motivazione esplicita e l’eventuale richiesta di ulteriori prove consentono alla controparte di conoscere e discutere la base fattuale della decisione.

Decisione della Corte

La Corte respinge integralmente l’impugnazione dell’EUIPO. Conferma, quindi, l’annullamento della decisione della commissione di ricorso pronunciato dal Tribunale e condanna l’EUIPO alle spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma in sostanza che:

• le decisioni anteriori dell’EUIPO, quando sono specificamente invocate come prova della notorietà del marchio anteriore, non possono essere ignorate senza motivazione;
• l’EUIPO deve spiegare perché, nel caso concreto, intende discostarsi da esse;
• la notorietà del marchio resta una valutazione caso per caso, ma il principio di buona amministrazione impone coerenza motivazionale e parità di trattamento;
• la commissione di ricorso può chiedere prove supplementari se ciò è necessario per esercitare il proprio potere discrezionale in modo completo e coerente.