Tribunale, Sentenza T-245/24

Nullità di un disegno/modello comunitario per uso di un segno anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di un disegno/modello comunitario registrato per una scatola di cartone da imballaggio. Il caso ruota attorno all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002 e alla possibilità che il disegno/modello fosse stato realizzato usando un segno distinto anteriore tutelato dal diritto nazionale romeno.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è Adina Alberts; la convenuta è l’EUIPO; interveniente davanti al Tribunale è Techtex SRL, titolare del disegno/modello contestato. La ricorrente aveva chiesto dinanzi all’EUIPO la dichiarazione di nullità del disegno/modello di Techtex, sostenendo che esso incorporasse l’elemento verbale "dr. albert", simile a marchi e nomi commerciali da lei anteriori. La Cancellation Division aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva invece accolto parzialmente l’impugnazione, confermando alcuni punti e rinviando l’esame ad altra fase per quanto riguardava, in particolare, la prova dell’uso del marchio anteriore n. 1.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione di norme procedurali e dei limiti dei poteri della commissione di ricorso, per avere esaminato questioni non dedotte nell’appello, in particolare i nomi commerciali e la prova dell’uso del marchio anteriore n. 1;
• violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, perché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente escluso il richiamo all’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), della legge romena n. 84/1998 e avrebbe valutato in modo scorretto la similitudine tra i beni coperti dal marchio anteriore n. 2 e le mascherine sanitarie.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, che consente la nullità del disegno/modello quando esso usa, in un disegno/modello successivo, un segno distintivo il cui titolare può vietarne l’uso;
• l’articolo 63 del regolamento n. 6/2002, che limita l’esame dell’EUIPO ai fatti, prove e argomenti addotti dalle parti e alle conclusioni richieste;
• l’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2018/625, relativo ai poteri della commissione di ricorso e all’esame d’ufficio di questioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento;
• l’articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c), della legge romena n. 84/1998, in relazione alla trasposizione della direttiva (UE) 2015/2436.

Primo motivo: limiti del riesame e prova dell’uso del marchio anteriore n. 1

Quanto ai nomi commerciali, il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso aveva sì affrontato la questione, ma limitandosi a confermare la valutazione della Cancellation Division; soprattutto, tale parte della motivazione non incideva sul dispositivo, poiché il rinvio disposto dalla commissione riguardava altri aspetti. Per questo motivo, la censura è stata ritenuta inidonea a condurre all’annullamento ed è stata respinta come inoperante.

Quanto alla prova dell’uso del marchio anteriore n. 1, il Tribunale ha ricordato che la genuinità dell’uso di un marchio anteriore è una questione preliminare che deve essere esaminata prima di decidere sulla nullità, se sollevata dal titolare del disegno/modello contestato. Ha quindi affermato che la commissione di ricorso poteva e doveva esaminarla d’ufficio, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, poiché necessaria per applicare correttamente il regolamento n. 6/2002. Ne consegue che non vi è stata violazione né dell’articolo 63 del regolamento n. 6/2002 né dei limiti dei poteri della commissione.

Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché la decisione impugnata aveva comunque accolto in parte il ricorso della ricorrente, annullando la decisione di primo grado dell’EUIPO. Ha anche respinto il richiamo all’autorità del giudicato, osservando che le decisioni dell’EUIPO hanno natura amministrativa e che, in ogni caso, la Cancellation Division non aveva realmente deciso sulla prova dell’uso, ma l’aveva soltanto presupposta.

Secondo motivo: base sostanziale della nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera e)

Sotto il profilo sostanziale, il Tribunale ha prima respinto la tesi secondo cui la ricorrente avrebbe invocato l’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), della legge romena n. 84/1998 per i marchi anteriori n. 1 e n. 2. La semplice citazione dell’intero articolo 39 non bastava; mancavano un riferimento specifico alla lettera c) e argomentazioni sull’evocato vantaggio indebito o pregiudizio alla distintività/reputazione dei marchi. L’EUIPO aveva quindi correttamente limitato l’esame alla sola ipotesi di rischio di confusione di cui alla lettera b).

Quanto al marchio anteriore n. 2, il Tribunale ha confermato che i prodotti tutelati da tale marchio, da un lato, e le scatole di cartone per mascherine sanitarie, dall’altro, non sono simili. Ha valorizzato i criteri classici di comparazione: natura, finalità, canali di distribuzione, modalità d’uso, concorrenza e complementarità. In particolare:

• i beni del marchio n. 2 appartengono alle classi 3 e 25 e comprendono cosmetici, articoli per toilette, profumi, detergenti, nonché abbigliamento, calzature e copricapi;
• le mascherine sanitarie rientrano nella classe 10 e hanno finalità medica;
• la cartotecnica per imballaggio non è destinata all’uso medico in quanto tale;
• i canali di distribuzione, anche quando si sovrappongono parzialmente, non sono sufficienti da soli a dimostrare similitudine;
• i prodotti non sono né in concorrenza né complementari, poiché l’uno non è indispensabile o importante per l’uso dell’altro.

Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto il giudizio della commissione di ricorso secondo cui mancava il presupposto della similarità tra i beni, con conseguente assenza di un diritto del titolare del marchio anteriore n. 2 di vietare l’uso del segno nel disegno/modello successivo. Anche gli elementi probatori prodotti dalla ricorrente, compreso un sondaggio di mercato, non sono stati ritenuti idonei a modificare tale conclusione, perché non riguardavano specificamente i beni coperti dal marchio n. 2.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Adina Alberts a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle di Techtex SRL; ha invece posto le spese di EUIPO a carico della stessa EUIPO, poiché l’udienza non si è svolta e l’istituzione aveva chiesto la condanna alle spese solo in tale eventualità.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in materia di nullità di disegni/modelli comunitari:

• la commissione di ricorso può esaminare d’ufficio una questione preliminare come la prova dell’uso del marchio anteriore quando ciò è necessario per decidere sulla nullità;
• la contestazione deve essere specifica sia quanto alla base nazionale del diritto invocato sia quanto al motivo di nullità;
• per l’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 è indispensabile dimostrare che il segno anteriore conferisca al titolare il diritto di vietare l’uso nel caso concreto, anche attraverso la dimostrazione della similitudine tra i beni o servizi rilevanti.